Tómelo por el lado amable: “PINCHE GRINGO BBQ” no es ofensivo

El Semanario Judicial de la Federación publicó en junio de 2019, un interesante precedente aislado del Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa relacionado con el registro como marca de expresiones que pudiesen considerarse ofensivas o malsonantes[1].

La Ley de la Propiedad Industrial actual dispone como regla que todos los signos perceptibles por los sentidos pueden constituir marca, en tanto sean distintivos de los productos o servicios a los cuales se aplican y, por lo tanto, se pueden registrar. Las excepciones a la regla están contenidas en dos grandes grupos: Por un lado, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, contiene una larga enumeración de hipótesis más o menos específicas, relativas a signos que no deben ser registrados como marca, ya sea por carecer de distintividad, por cuestiones de orden público, por lesionar el sistema de libre competencia, por impactar negativamente los intereses de los consumidores o por afectar derechos concretos de terceros, ya sean personalísimos o patrimoniales.

El otro grupo de prohibiciones está contenido en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, que de manera bastante general prohíbe el otorgamiento de patentes, registros y publicaciones a cualquier acto que sea contrario al orden público, la moral, las buenas costumbres o que viole cualquier disposición legal. Esta prohibición da apoyo a las autoridades administrativas para negar o anular el registro de marcas que, sin actualizar alguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, son ilegales, como sería el caso de una marca figurativa que reproduce una obra protegida por el derecho de autor, sin autorización del titular de los derechos autorales respectivos.

El artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial también faculta a las autoridades administrativas para calificar los signos distintivos propuestos a registro desde la espinosa perspectiva de la moral, las buenas costumbres y el orden público. Digo espinoso porque, como el Cuarto Tribunal Colegiado destacó en la sentencia, la moral y las buenas costumbres tienen un contenido dinámico, que va cambiando con las circunstancias de tiempo, lugar e incluso grupo social. Por otro lado, el orden público tampoco cuenta con una definición clara en la Constitución y en las diferentes leyes que hacen mención de ellas, por lo que su afectación debe analizarse caso por caso. No obstante, nos explica el tribunal, puede afirmarse que el orden público está constituido por un mínimo de reglas que permiten la armonía social, y que encuentra su límite en las libertades individuales y los derechos humanos; pareciera que, a mayor protección del orden público, mayor será también la restricción a la libertad de las personas.

No es la primera vez que en este blog abordo el tema de las marcas con contenido contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, pero me he enfocado a los casos en que particulares han tratado de registrar como marca el nombre o pseudónimo de delincuentes o grupos criminales (Ver Las marcas de «El Chapo», “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada y El valor en México de las marcas relacionadas con criminales).

El caso concreto que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado y que dio origen al precedente que ahora comento, tuvo que ver con la solicitud de registro número 1,832,646 (ahora registro número 2,038,916) para la marca “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño.

Los solicitantes fueron los señores Daniel Andrew De Fossey, persona física de nacionalidad estadounidense y Roberto Luna Aceves, de nacionalidad mexicana. Los servicios a identificar con la marca son restaurantes, cafeterías y bares.

Como saben, “gringo” es una expresión muy usada en México y otros países latinoamericanos para referirse a una persona u objeto proveniente de la Unión Americana, aunque con frecuencia es utilizado también para hacer alusión a cualquier persona de piel blanca que hable inglés[2]. Dependiendo del contexto, “gringo” puede expresar una extrema familiaridad con algo o alguien norteamericano, pero también puede tener una connotación despectiva.

Algo similar ocurre con “pinche”; en mi experiencia, “pinche” es usado principalmente como un adjetivo algo vulgar de connotación negativa para referirse a algo o alguien de poco valor o despreciable; pero “pinche” es también el ayudante de cocina[3].

Durante el examen de la solicitud de marca número 1,832,646 “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) objetó primero y luego negó en definitiva el registro de la marca, argumentando que se trata de un signo contrario a las buenas costumbres y el orden público. El IMPI sostuvo que la marca era una frase ofensiva para una persona nacida en los Estados Unidos al calificarla de ruin o despreciable.

La siguiente instancia fue la contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Sala Especializada decidió, por mayoría, confirmar la validez de la decisión del IMPI.

Por último, los solicitantes demandaron el amparo en contra de la sentencia de la SEPI, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en Ciudad de México). Los quejosos señalaron en los agravios que la marca “PINCHE GRINGO BBQ” hacía alusión a un ayudante de cocina de origen norteamericano, sin propósito de ofender; y que la Sala había actuado ilegalmente, al enfocarse únicamente en la connotación negativa de la marca a pesar de que ésta también tenía un significado perfectamente plausible que no insultaba a nadie y que era el pretendido por los solicitantes del registro marcario. Los quejosos también invocaron la inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, por limitar el derecho humano a la libertad de ocupación.

El Cuarto Tribunal Colegiado dio la razón a los quejosos, sin entrar al análisis de la constitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial. De manera muy resumida, lo que el Colegiado explicó fue que el carácter ofensivo de una marca depende del contexto particular en que se use. No existe el derecho a insultar y una marca que claramente constituye una ofensa no debe ser registrada (incuso, usarla es ilícito). Sin embargo, al ser uno de los solicitantes del registro marcario de nacionalidad norteamericana y tratándose de un signo distintivo dirigido a diferenciar los servicios de un restaurante presumiblemente enfocado en la cocina estadounidense, era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño no buscaba insultar a los estadounidenses o personas angloparlantes, sino aludir al ayudante de cocina de origen norteamericano. Por lo tanto, la marca resultaba registrable.

Ante el escenario de una frase o denominación que puede entenderse tanto en un sentido insultante como en un sentido no ofensivo, la autoridad administrativa debe analizar, caso por caso, cuál debería ser el significado atribuible a la marca para efectos de juzgar si es inmoral, contraria a las buenas costumbres o al orden público, preservando desde luego las reglas mínimas de convivencia, sin afectar en exceso la libertad y la creatividad y sin perder de vista que las buenas costumbres y la moral varían con el tiempo y en cada lugar.

Afortunadamente, el Tribunal Colegiado aportó algunos lineamientos interesantes, que la tesis publicada no refleja pero pueden leerse en la ejecutoria.

El Tribunal sostuvo que, para inclinarse en favor o en contra de la registrabilidad como marca de un signo distintivo con connotaciones tanto ofensivas como no ofensivas, es lícito tomar en consideración el grupo o comunidad que podría verse afectado o insultado con la frase o palabra propuesta como marca. En el caso de grupos y comunidades que han sido históricamente sujetos de escarnio, burla o insulto por motivo de género, raza, orientación sexual o color de piel, el grado de protección a que tienen derecho debe ser mayor, y la tolerancia por parte de las autoridades a expresiones potencialmente ofensivas contra dichos grupos debe ser menor, en comparación con conjuntos de personas menos vulnerables o dominantes.

A diferencia de las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes o los homosexuales, soy de la opinión que los norteamericanos residentes en México, no constituyen una comunidad particularmente discriminada u hostigada por parte de la sociedad. Lo anterior, sumado al hecho de que uno de los solicitantes era de nacionalidad norteamericana (un gringo) y que los servicios a identificar con la marca “PINCHE GRINGO BBQ” serían prestados por un restaurante presumiblemente identificado con la cocina estadounidense, permitió al tribunal afirmar expresamente que era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” no implicaba un insulto, sino solo una frase llamativa que involucraba a un ayudante de cocina originario de los Estados Unidos.

Por otro lado, aplicando ese mismo criterio, si la marca hubiese sido “PINCHE INDIO BBQ”, es probable que el resultado final hubiese sido adverso para los solicitantes del registro marcario, independientemente de que “PINCHE INDIO BBQ” pueda entenderse en un sentido no ofensivo.

Lo anterior nos muestra la importancia que debe darse al contexto cuando se analiza la posible inmoralidad o ilicitud de una marca. Algunas palabras y signos que eran abiertamente aceptables hace cincuenta años, ya no pueden emplearse sin causar reacciones desfavorables, al tiempo que algunas expresiones vulgares e inadmisibles en una conversación familiar a finales del siglo pasado son ahora expuestas sin pudor en los medios masivos y la publicidad. Mi posición es que el tribunal elaboró un valioso criterio acerca de la disponibilidad como marca de expresiones posiblemente ofensivas que resulta objetivo y flexible a la vez.

[1] “Marcas. Debe permitirse su registro aun cuando su denominación contenga una palabra malsonante, si ésta no es su única connotación, debiendo tener en cuenta su uso en el caso específico y un criterio de excepcionalidad al invocar la afectación al orden público (inaplicabilidad del artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial)”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5205 (Versión electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2020128&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2020128&Hit=1&IDs=2020128&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2019).

[2] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/?w=gringo

[3] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/pinche?m=form.