Los derechos de propiedad industrial y el marcado de productos y servicios

El marcar los productos o actividades vinculados con derechos de propiedad industrial (tales como patentes o marcas registradas) para informar a los terceros acerca de la existencia de dichos bienes intangibles, constituye una carga para los titulares de esos derechos, de cuyo cumplimiento u omisión se desprenden ciertos beneficios o desventajas, según corresponda. Es importante señalar que no se trata de una obligación en estricto sentido, ya que no hay sujeto acreedor específico con derecho a exigir una conducta concreta por parte del titular del derecho de propiedad industrial, y el abstenerse de informar acerca de los derechos de propiedad industrial no es ilegal, ni infringe ninguna norma. Excepcionalmente, el marcado de los productos o servicios para advertir sobre la existencia de los derechos de propiedad industrial incrporados a un artículo o actividad puede constutir una obligación cuando existe un vínculo contractual (por ejemplo, una licencia) que obliga al usuario del derecho a informar al público sobre la existencia de tales derechos incorpóreos.

La carga de indicar la existencia de un derecho de propiedad vinculado a una determinada marca, o a una determinada tecnología, tiene por objeto que el público en general conozca acerca de la existencia de dicho derecho, y de esa manera prevenir o desalentar las infracciones a la propiedad industrial. Si, a pesar de la presencia de información acerca de los derechos de propiedad industrial, algún tercero infringe la marca registrada o la patente, las acciones que podrá tomar el titular o usuario afectados serán más contundentes.

Es necesario observar ciertas reglas acerca del marcado de productos o servicios:

1. El uso del símbolo ®, la abreviatura M.R. y las leyendas “Marca Registrada”, “Patente en trámite” o “patentado”  sólo pueden emplearse cuando la marca se encuentre registrada en México o la patente sobre la invención solicitada u otorgada en México.

El uso de cualquiera de los indicativos antes señalados sin que la marca se encuentre ya registrada en nuestro país constituye una infracción y es sancionable por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multas, o incluso con la clausura del establecimiento infractor.

Existen casos de productos importado a México que ostentan el símbolo ® por provenir de países donde la marca esta ya inscrita, pero en México no. En esos casos, el uso de la ® será también ilícito en México.

La misma regla se aplica a los productos patentados. La indicación de la existencia de una patente o que la patente esta pendiente sólo es admisible en los casos en que hay una solicitud de patente en México o una patente concedida. La legislación no limita el marcado de un producto con “patente pendiente” a los que utilizan invenciones objeto de solicitudes publicadas, por lo que basta con la solicitud correspondiente se encuentre depositada en México.

2. El uso de abreviaturas tales como TM (para marcas de productos) y SM (para marcas de servicios) es irrelevante en México, y no tienen consecuencia jurídica alguna en nuestro país.

Los símbolos TM y SM son propios de los Estados Unidos y e indican la existencia de un derecho tutelado por el common law en ese país. En todo caso, los derechos de common law no son reconocidos ni protegidos en México, y el uso de la TM de ninguna manera puede sustituir al símbolo ®, la “M.R.” o la leyenda “Marca Registrada”.

3. Beneficios de usar las indicaciones sobre derechos de propiedad industrial.

El uso de las indicaciones acerca de la existencia de un derecho de propiedad industrial vinculado a un producto o servicio (símbolo ® o expresión “patentado”, por ejemplo) otorga al que los usa (si cuenta con el derecho a hacerlo) los siguientes beneficios, conforme el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial:

a) Solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial medidas provisionales en contra de infractores.

b) Demandar el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que la infracción causó al titular o usuario autorizado de los derechos de propiedad industrial violados.

c) Presentar querellas ante el Ministerio Público federal por falsificación de los productos que ostentan la marca registrada.

4. Formas alternativas de informar sobre los derechos de propiedad industrial.

Existen formas de subsanar la omisión de usar los símbolos o expresiones que la ley prevé para informar a terceros acerca de la existencia de los derechos de propiedad industrial relacionados con algún producto o servicio.

En efecto, además del uso del símbolo ®, la leyenda Marca Registrada, la abreviatura “M.R.” o las expresiones “patentado” y “patente en trámite”, el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial permite que se anuncie la existencia de los derechos industriales por “algún otro medio”, sin hacer mayores distinciones. En esos casos, los beneficios que recibe el titular de los derechos de propiedad industrial son los mismos que si hubiera marcado el producto o servicio con alguno de los símbolos o términos antes citados.

En la práctica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha aceptado que el titular de los derechos de propiedad industrial informe acerca de su existencia a través de inserciones pagadas en diarios de circulación nacional.

5. Algunas cuestiones pendientes de resolver.

Existen algunos temas que aún están pendientes de resolverse por los tribunales acerca del marcado de productos.

Uno de ellos es el caso en que la advertencia acerca del derecho de propiedad industrial se hace en un idioma distinto al español (usando expresiones tales como Registered o Patented). La pregunta obvia sería si el uso de dichas expresiones en otras lenguas brindan al titular de los derechos involucrados los beneficios previstos en el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley no hace ninguna distinción, y no debemos olvidar que en México se hablan otros idiomas además del castellano (existen al menos 62 lenguas indígenas).

Otro punto dudoso es el relativo al posible efecto retroactivo del uso de las indicaciones relativas a derechos de propiedad industrial o de la publicación informando acerca de tales derechos; es decir, si el derecho a demandar el pago de daños y perjuicios también comprendería el período en el que, existiendo el derecho de marca o de patente, el titular no había aún comenzado a usar el símbolo ® o la indicación de patentado o no había informado todavía acerca de esos derechos por “algún otro medio”.

6. Otros signos. Para aquellos menos familiarizados con el derecho intelectual, el símbolo ©, y las expresiones copyright y “derechos reservados” no se vinculan con derechos de marca o de patente, sino con derecho de autor; en todo caso, su utilización tiene otros fundamentos y consecuencias legales, mismas que serán analizadas en otra oportunidad.