La Renovación de Marcas en México

diciembre 30, 2008 at 1:51 AM 10 comentarios

La renovación de los registros de marca constituye un aspecto fundamental del mantenimiento de cualquier portafolio de propiedad intelectual. Tomar las decisiones correctas respecto a renovar o no renovar una marca, permite al titular maximizar el valor de los activos intangibles, y evitar gastos innecesarios.

En esta entrada, explicaré los aspectos básicos acerca de la renovación de registros marcarios en México, y llamaré la atención del lector a dos temas que exigen un cuidado especial cuando el dueño de la marca decide renovarla en nuestro país.

Aspectos fundamentales acerca de la renovación de marcas en México

El registro de marca en México es válido por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente de la fecha de emisión del registro, de la prioridad reclamada o de la fecha de primer uso. El registro puede ser renovado un número ilimitado de ocasiones por períodos de diez años.

La ley mexicana no permite que una solicitud de registro de marca contenga productos o servicios de más de una clase (conforme el Clasificador Internacional previsto en el Arreglo de Niza), por lo que es frecuente que una misma persona sea titular de varios registros de marca para marcas idénticas pero en clases distintas. Adicionalmente, las normas mexicanas son menos restrictivas que las de otros países (particularmente los Estados Unidos) acerca de los bienes o servicios que se pueden enlistar en una solicitud de marca, permitiendo incluir productos o actividades adicionales a aquellos donde existe una intención real de identificar con la marca, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.

En los casos en que el registro de marca abarca más artículos o actividades que aquellos en que el signo distintivo es efectivamente explotado, la legislación dispone que la marca debe haber sido usada en cuando menos uno de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada para ser susceptible de renovación.

Por ejemplo, si registro como marca ARTURO REYES para ‘servicios jurídicos y de renta de vestuario’ (Clase Internacional 45), ‘detergentes’ (Clase 03) y ‘alquiler de arenas deportivas’ (Clase 41), tendría que presentar tres solicitudes de marca y eventualmente obtener tres registros. Si yo uso la marca para distinguir servicios jurídicos únicamente, dicha utilización sería suficiente para permitirme renovar la marca en la clase 45, en todos los servicios para los que la registré en esa clase, y además renovar la marca en las clases 03 y 41. (Actualización 21 de junio de 2018: La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018 ha eliminado la posibilidad de que el uso de una marca registrada para productos o servicios de cierta clase beneficie otros registros para esa misma marca en clases de productos o servicios en donde la marca no se ha explotado. En mi ejemplo, el uso de la marca ARTURO REYES para servicios jurídicos seguiría siendo suficiente para renovarla y mantener los derechos marcarios para la totalidad de los servicios enumerados en el registro de la Clase 45, pero dicho uso ya no permitiría la renovación de los registros marcarios que amparan productos y servicios de las Clases 03 y 41. Estas disposiciones entran en vigor el 10 de agosto de 2018 y afectan todos los registros de marca que se renueven a partir de ese día).

El período para renovar un registro de marca es de doce meses; comienza seis meses antes de la fecha de vencimiento del registro y concluye a los seis meses posteriores a dicha fecha. Por ejemplo, si el día de presentación de una marca fue el 1 de agosto de 1998, el registro de marca vencería el 1 de agosto de 2008, y la solicitud de renovación de marca podría presentarse entre el 1 de febrero de 2008 y el 1 de febrero de 2009 (existe discusión acerca de si la fecha límite debería ser 2 de febrero de 2009). No hay prórrogas.

Temas controvertidos acerca del la renovación de marcas

(1) Requisito de uso

Aunque no es necesario presentar una representación de la marca como es usada, o una muestra del producto contraseñado con la marca, la legislación mexicana es explícita al exigir que el solicitante de la renovación de la marca manifieste bajo protesta (juramento en otros países) de decir verdad, por conducto de su apoderado, que la marca que se pretende renovar esta siendo usada y que su explotación en México no se ha interrumpido por tres años consecutivos o más (Actualización 21 de junio de 2018: Con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, ahora el titular de la marca o su representante deben declarar que la marca se ha usado de forma real y efectiva; no parece que vaya a ser necesario presentar pruebas de uso de marca, pero está por definirse qué vamos a entender por uso real y efectivo).

Las marcas que no se han usado en México en al menos uno de los productos o servicios cubiertos por alguno de los registros de marca existentes para ese signo distintivo no deben ser renovadas.

Es importante aclarar que México no exige el uso continuo de la marca para que proceda la renovación del registro. Sólo una interrupción en la explotación de la marca de tres años consecutivos obstaculizaría jurídicamente su renovación. En este sentido, si el titular de la marca demoró más de tres años, contados a partir de la fecha de registro, en comenzar a usar el signo distintivo, dicha omisión será impedimento para renovar el registro, incluso si la marca hubiese sido usada posteriormente de forma continua (Actualización 21 de junio de 2018: La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018 eliminó el requisito sobre la ausencia de interrupción de uso por tres años, y ya solo exige que el interesado declare el uso real y efectivo de la marca).

En mi opinión, las normas mexicanas son muy inconsistentes: Por un lado, permiten la renovación de registros de marca que protegen productos o servicios que nunca han sido distinguidos por la marca (siempre y cuando exista uso en otra clase donde haya una registro para la misma marca) (Actualización 21 de junio de 2018: Con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, esto ya no aplica), y por el otro, prohíbe la renovación del registro marcario como consecuencia de una brecha de falta de uso de tres años (Actualización 21 de junio de 2018: Con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, esto ya no aplica).

También resulta inconsistente que el uso de una marca en una clase sea suficiente para renovar la misma marca en todas las demás clases en las que se encuentre registrada, aunque no se haya usado en éstas (Actualización 21 de junio de 2018: Con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, esto ya no aplica), y que al mismo tiempo dicha utilización sea ineficaz para defender la subsistencia de un registro de marca en una clase diferente a aquella donde se ha venido usando, en el caso de una acción de caducidad de marca por falta de explotación de la marca por tres años consecutivos promovida por un tercero (hay que decir que esta situación sigue siendo materia de debate en México)*.

Realizar una declaración bajo protesta de decir verdad respecto de hechos que no son verdaderos puede ser causar de responsabilidad penal en México, e incluso podría involucrar tanto al apoderado que realizó la declaración como a su cliente (Actualización 21 de junio de 2018: La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, eliminó la exigencia de la manifestación de uso bajo protesta de decir verdad, y la sustituyó por una declaración de uso efectivo de marca; si esta declaración debe hacerse también bajo protesta de decir verdad dependerá de lo que el Reglamento vaya a establecer, aunque es obvio que siempre debemos conducirnos con verdad frente a los demás y, desde luego, frente a la administración). Por esa razón, es frecuente que los agentes y abogados de marcas mexicanos (incluyéndome) soliciten a sus clientes una declaración escrita relativa al uso de la marca, para reducir el riesgo de solicitar la renovación de marcas que no han sido utilizadas.

No obstante lo anterior, debo reconocer que, a la fecha, no tengo conocimiento de algún caso en que el ministerio público federal (juez de instrucción en México) hubiese iniciado una averiguación previa o carpeta de investigación relacionada con una posible declaración de uso falsa, vinculada a la renovación de una marca, lo cual no significa que el riesgo no exista, sobre todo si se tiene a un oponente hostil.

(2) Tarifa de renovación

Como expresé anteriormente, México no permite que las solicitudes de registro de marca incluyan productos o servicios de más de una clase. Sin embargo, dados el cambio de la antigua Clasificación Nacional a la Clasificación Internacional, y las modificaciones posteriores a ésta última, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) -Oficina mexicana de patentes y marcas- ha reclasificado unilateralmente los bienes y servicios amparados contenidos en el enlistado original, ocasionalmente dando lugar a registros de marca que abarcan más de una clase.

Por ejemplo, los registros de marca ubicados en la antigua clase 46 nacional, que abarcaban ‘alimentos y sus ingredientes’ fueron posteriormente clasificados en las clases 01, 05, 29, 30 y 31 internacionales. Otras reclasificaciones similares han tenido lugar con las modificaciones al Clasificador Internacional de Productos y Servicios o por cambios en los criterios aplicados por los examinadores del IMPI (por ejemplo, bajo la 7a. edición del Clasificador Internacional, las autoridades mexicanas ubicaban los servicios de compraventa al detalle y al mayoreo en la clase 42, en vez de la clase 35).

Ahora bien, la norma que establece la tarifa (tasa) que cobra el IMPI por los servicios y trámites relacionados con propiedad industrial, señala que el pago debe calcularse ‘por clase’. No obstante, la mayoría de los abogados y agentes de marca en México calculan el monto a pagar ‘por registro’.

La diferencia entre calcular el pago ‘por registro’ o ‘por clase’ es irrelevante en la mayoría de los casos, toda vez que a mayor parte de los registros de de marca protegen producto o servicios de una sola clase. Sin embargo, existe un número considerable de marcas registradas que abarcan expresamente productos o servicios de más de una clase

El criterio implícito actual del IMPI (no hay un documento escrito al respecto) es que la tarifa de renovación debe ser calculada ‘por registro’, a pesar de que la norma relativa al pago por la renovación de marcas registradas expresamente dispone que el monto debe calcularse ‘por clase’. Desde luego, si el titular de la marca calcula la tarifa ‘por clase’ y paga un monto mayor al que hubiese resultado si el calculo se hubiese efectuado ‘por registro’, el IMPI aceptará el pago y renovará la marca, pero no efectuará reembolso alguno.

La tarifa por renovar una marca registrada es relativamente alta, por lo que calcularla ‘por registro’ en vez de ‘por clase’ resulta muy atractivo ($2,904.00 Pesos Mexicanos por registro en vez de $2,904.00 Pesos Mexicanos por cada clase incluida en el registro).

Considerando que el IMPI nunca ha objetado el cálculo de la tarifa de renovación ‘por registro’ y que no se han publicado resoluciones en las que se anule la renovación de una marca, la mayoría de los abogados y agentes de marcas en México se sienten confiados con la práctica de pagar una tarifa más baja que la señalada expresamente en la norma, para el caso de registros con clases múltiples.

Sin embargo, la ausencia de precedentes publicados, o jurisprudencia, acerca de la validez de renovaciones donde no se pagó la tarifa en los términos previstos en la norma no implica que no existan riesgos.

El IMPI no tiene competencia para invalidar la renovación de una marca registrada, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sí la tiene.

Opciones para el pago de la tarifa de renovación en el caso de registros con múltiples clases

Si el monto de la tarifa de renovación calculada ‘por clase’ en vez de ‘por registro’ resulta demasiado elevado, mi sugerencia sería reducirla mediante la limitación de la cobertura del registro mediante la exclusión de una o más clases de las amparadas por el registro a renovar.

En tanto no haya jurisprudencia firme respecto al cálculo correcto de la tarifa de renovación de marca, los titulares de los registro marcarios que amparan más de una clase tienen la disyuntiva entre pagar una tarifa de renovación más alta (o mucho más alta) pero con la certeza de que la renovación no será invalidada por pago parcial, o entregar una cantidad menor y asumir el riesgo. Desde luego que, no podemos soslayar que las posibilidades reales de que un tercero demande la nulidad de la renovación del registro, por el momento, parecen bajas (Actualización 21 de junio de 2018: Hay algunas sentencias aisladas de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA que sostienen que el pago por una sola clase para renovar una marca reclasificada en más de una clase es causa de la caducidad de pleno derecho del registro marcario, en virtud de que el registro marcario no se renovaría en los términos que la ley dispone; no obstante, los precedentes no se han publicado y los tribunales colegiados tampoco han confirmado esa posición). Consecuentemente, en tanto se trate de una decisión informada y consciente de los riesgos, sigue siendo razonable preferir calcular la tarifa de renovación ‘por registro’.


* La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, el uso de la marca en una clase es suficiente para defender los registros existentes en otras clases, incluso si no se ha verificado uso en dichas clases. Tesis V-TASS-239, R.T.F.J.F.A., Quinta Época, Año VI, No. 62, Febrero de 2006, página 283.

 

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Una Revisión a la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas en México Nueva Sala especializada en Propiedad Intelectual en México

10 comentarios Add your own

  • 1. Ana  |  octubre 6, 2016 en 11:26 AM

    tengo una consulta, si yo registro por primera vez una marca, a los 10 años que tengo que renovarla, no debo pagar nuevamente el registro o si? porque en mi empresa que no esta domiciliada en mexico, hace 10 años registramos 4 marcas, este año las renovamos pero nos estan cobrando nuevamente el registro + la renovación.

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    • 2. Reyes Lomelín  |  octubre 6, 2016 en 1:35 PM

      Idealmente, deben buscar un especialista que revise sus casos. Sin embargo, puedo decirles que, en efecto, son trámites diferentes y no hay motivo para confundir ni acumular los pagos. Tengan presente que los diez años de vigencia de la marca comienzan a contar desde la fecha de solicitud, no de registro; si -por error- contaron los diez años desde la fecha de otorgamiento del registro, tal vez los registros de marca caducaron por falta de renovación o renovación extemporánea y por ello es necesario volver a solicitar el registro de los signos distintivos y pagar por ese concepto. ¡Gracias por leer el blog!

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  • 3. fernando Alejandro estrada  |  febrero 18, 2017 en 3:09 PM

    puedo hacer el tramite en linea no escuentro como presentarlo

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    • 4. Reyes Lomelín  |  febrero 19, 2017 en 8:23 PM

      ¡Gracias por leer el blog! Si se refiere a solicitar la renovación de una marca registrada, esta solicitud no se puede hacer en línea aún. Saludos.

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  • 5. Eduardo Aguado  |  marzo 21, 2017 en 4:13 PM

    si hay una marca vencida de mas de 10 año y la quieres registrar se puede hacer?

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    • 6. Reyes Lomelín  |  marzo 22, 2017 en 2:39 PM

      La regla es que, una vez que el registro ha caducado, la marca está libre para ser registrada por un tercero. Sin embargo, pueden existir otras circunstancias que frustren tal pretensión del tercero. Por ejemplo, quizá haya otros registros marcarios protegiendo la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios; o podría tratarse de una marca estimada como notoriamente conocida o famosa, lo cual podría bloquear el intento de registrarla, aunque el registro haya caducado por falta de renovación. ¡Saludos y gracias por leer el blog!

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  • 7. Sergio Rafael  |  marzo 31, 2017 en 1:52 PM

    Buen blog referente a la renovación de marca.
    Tengo una consulta, actualmente estamos en proceso de renovación de marca solo que el titular de la marca ya no forma parte de nuestra empresa, la situación seria como podremos renovar la marca y cambiar al titular de dicha marca. ¿cuales serian tus recomendaciones?

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    • 8. Reyes Lomelín  |  marzo 31, 2017 en 7:56 PM

      Las marcas pertenecen a quien aparece como titular en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El dilema de su empresa es que la marca es propiedad de una persona que dejó de colaborar con la organización. Si renuevan la marca, lo deben hacer en nombre y representación de dicho titular. Como regla, la transmisión de los derechos marcarios a la empresa requiere que el titular del registro celebre un contrato con la empresa, y se inscriba con el IMPI. En ausencia de contrato, será necesario analizar otras alternativas mas complejas y hasta riesgosas para mantener la posesión del bien intangible, que dependen de las particularidades del caso concreto.

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  • 9. Myrna  |  abril 5, 2017 en 4:07 PM

    Una vez terminada la vigencia, ¿¿existe un periodo de gracia adicional para renovar la vigencia??

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    • 10. Reyes Lomelín  |  abril 5, 2017 en 6:05 PM

      Es importante ser preciso en estos temas. La vigencia del registro de marca es de diez años contados a partir de la fecha de solicitud. Si el registro de marca fue solicitado el 1° de marzo de 2007, la vigencia terminó el 1° de marzo de 2017, con independencia de la fecha de emisión del registro. La ley actual permite presentar la solictud de renovación dentro de un plazo que inicia seis meses antes de fecha de terminación de la vigencia del registro marcario y concluye seis meses después de la citada fecha de terminación de vigencia. No es estrictamente un plazo de gracia, pero defintivamente corre después de la conclusión de la vigencia del registro marcario. En mi ejemplo, el periodo para renovar comenzó el 1° de septiembre de 2016 y, a pesar de que la vigencia del registro de marca venció el 1° de marzo de 2017, el titular tendría hasta el 1° de septiembre de 2017 para solicitar la renovació y mantener la marca registrada. Una vez transcurridos los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la marca, sin que se hubiese solicitado la renovación, el registro caduca y el derecho de exclusividad al uso del signo distintivo se extingue irremediablemente. Para reconstituir los derechos de exclusividad, sería necesario solicitar de nueva cuenta el registro marcario y obtenerlo. ¡Gracias por leer el blog!

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