Las oposiciones a solicitudes de marca en México

junio 21, 2008 at 1:37 AM 10 comentarios

Advertencia: Buena parte del contenido de esta entrada ha quedado obsoleto por el Decreto de Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en al Diario Oficial de la Federación el 1° de junio de 2016. Sugiero revisar México introduce la oposición al sistema de marcas de este mismo blog. No obstante, mis observaciones acerca del derecho que tienen los titulares de las marcas citadas como anterioridad dentro del procedimiento administrativo de registro de marca a intervenir en los juicios contenciosos administrativos entablados contra las resoluciones que niegan la concesión de un registro marcario, y que abordo en esta entrada, siguen siendo válidas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente emitió varias tesis aisladas relativas al derecho de los terceros a oponerse a una solicitud de registro de marca en trámite cuando se consideren agraviados en sus derechos por la posibilidad del otorgamiento del citado registro marcario a favor del solicitante.

Cabe recordar que en México, a diferencia de varias otras naciones, no existe el procedimiento de oposición (Actualización del 2 de mayo de 2016: México introduce la oposición al sistema de marcas). El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no publica las solicitudes de marca (Actualización del 4 de agosto 2017: Las solicitudes de registro de marca ya se publican, precisamente para que terceros se opongan). Si el IMPI concede el registro de una marca, y un tercero estima que dicho registro lesiona de alguna manera sus derechos, tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI para invalidar el registro de marca en cuestión.

Aunque las solicitudes de registro de marca no se publican, una búsqueda de marcas en la base de datos del IMPI puede revelar su existencia. Con frecuencia, las personas que consideran que la aprobación de una solicitud de marca puede lesionar sus intereses se “oponen”, presentando por escrito al IMPI las razones por las que consideran que no se debe conceder la marca. Dada la ausencia de un procedimiento de oposición, la Autoridad tiene libertad para tomar en cuenta o no las objeciones que plantea el “opositor”. Si el opositor no tiene éxito en convencer al IMPI de negar la solicitud de marca, y ésta se inscribe, nace entonces el derecho a solicitar la declaración administrativa de nulidad.

No obstante lo anterior, se dio el caso de algún “opositor” que tuvo éxito en un juicio de amparo en contra de la falta de atención por parte de las Autoridades a la “oposición” promovida en contra de la concesión de un registro marcario a favor de un tercero**. La tesis abrió de hecho la posibilidad de que, por vía jurisprudencial, los titulares de derechos de propiedad intelectual tuvieran la facultad (no prevista en la legislación) de intervenir, como parte, dentro de los procedimientos administrativos de solicitud de marca.

Sin embargo, las tres tesis aisladas recientes de la Suprema Corte* que mencioné al inicio de este artículo, aún sin ser obligatorias, parecen haber cerrado de forma definitiva la posibilidad de que terceros puedan intervenir como parte interesada en el procedimiento administrativo de registro de marca ante el IMPI. Entre otras cuestiones, el Alto Tribunal determinó fundamentalmente que los terceros ajenos al solicitante no tienen derecho a oponerse a la concesión del registro de marca, y que la ausencia de dicha facultad no viola la garantía de audiencia del “opositor” porque cuenta con acción para pedir la nulidad del registro de marca cuando éste sea concedido si es que se otorga en contravención de algún derecho del citado “opositor”.

Para mí, lo más interesante de las ejecutorias de la Corte será su posible impacto en la práctica actual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en los procedimientos contenciosos administrativos en los que se impugna la legalidad de las resoluciones del IMPI que niegan el registro de marcas como consecuencia de la existencia de marcas pertenecientes a terceros previamente registradas o solicitadas (entre otras causas).

Los juicios contencioso administrativos en contra de las negativas de registro de marca se tramitan en Ciudad de México. En Ciudad de México, el TFJFA esta organizado en once Salas Regionales Metropolitanas, y existe además una Sala Superior (Actualización: Desde 2009 existe la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, que actualmente concentra todos los asuntos contencioso administrativos que involucran propiedad intelectual. Ver: Nueva Sala especializada en Propiedad Intelectual en México).

El criterio de la mayoría de las Salas Regionales Metropolitanas del TFJFA es que los propietarios de las marcas que fueron citadas como anterioridad en el procedimiento administrativo ante el IMPI y que finalmente motivaron la negativa de registro, tienen interés para intervenir como parte en el juicio contencioso administrativo que el solicitante de la marca rechazada plantea en contra de la resolución que negó la inscripción. Dicha intervención faculta al tercero interesado incluso a impugnar una eventual sentencia desfavorable del TFJFA en juicio de amparo directo.

En el pasado he sostenido una opinión contraria a la posición actual del TFJFA del permitir la intervención del titular de la marca citada como anterioridad como tercero interesado en el juicio es incorrecta, toda vez que dicho tercero no fue parte ni tuvo derecho a ser parte en el procedimiento administrativo de solicitud de marca y que culminó con la negativa de registro. La sentencia que eventualmente emita el TFJFA, suponiendo que anulara la negativa de registro y ordenara al IMPI conceder la inscripción de la marca, no limita ni priva de derecho alguno al titular de la marca citada originalmente como anterioridad; si dicho tercero estima que el registro de marca otorgado lesiona sus derechos de alguna forma, tiene el procedimiento de declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI para hacer valer sus intereses.

Ahora las ejecutorias de la Corte de alguna manera apoyan mi posición, al confirmar que los terceros no tienen derecho a oponerse a las solicitudes de inscripción de marca, en atención a que su eventual concesión no les privaría de ningún derecho, y si les llegara a lesionar de alguna manera, existen instancias legales a las que los tercero afectado pueden acudir a defenderse. Siguiendo ese criterio, tampoco resulta entonces justificable que el TFJFA emplace a juicio, en su carácter de terceros interesados, a los titulares de las marcas citadas como anterioridad al juicio contencioso administrativo contra la negativa a conceder el registro de la marca, ya que la eventual anulación de dicho fallo no le perjudicaría a la parte tercero interesada, reiterando que si el otorgamiento del registro de marca afecta sus prerrogativas, tiene expedita la solicitud de declaración administrativa de nulidad para hacer valer sus intereses e invalidar la marca concedida en su perjuicio.

* 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Febrero de 2008; Pág. 730; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Febrero de 2008; Pág. 731; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Febrero de 2008; Pág. 732.

** 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Enero de 2007; Pág. 2265;

 

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La extensión de vigencia de las patentes en México El registro como marca del “Ángel de la Independencia”

10 comentarios Add your own

  • 1. jen  |  abril 28, 2010 en 10:29 AM

    hola, yo tengo una duda, después de que el IMPI declara administrativamente la nulidad de una marca, ¿qué tiempo se tiene para retirar del mercado los productos que ostentan la marca nula?

    Responder
    • 2. Reyes Lomelín  |  abril 28, 2010 en 12:02 PM

      No hay plazo para retirar los productos que ostentan una marca que fue declarada nula. Por otro lado, no siempre hay necesidad de retirarlos; ello dependerá de la causa de la nulidad. Gracias por leer el blog.

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  • 3. ALEJANDRO  |  septiembre 23, 2016 en 3:14 PM

    UNA DUDA QUE TESIS PUEDO UTILIZAR PARA CONTESTAR AL IMPI UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD DERIVADO DE UNA REVISIÓN EN EL MERCADO SE DICE QUE NO TENGO CONSTANCIA QUE PRUEBE ELUSO DE LA MARCA DE MI PROPIEDAD

    Responder
    • 4. Reyes Lomelín  |  septiembre 23, 2016 en 7:27 PM

      Mi primera recomendación es que, si no eres abogado, busques ayuda de uno, y si es especialista, mejor. Habiendo dicho lo anterior, en los procedimientos de declaración administrativa de caducidad, la carga de la prueba para demostrar el uso de la marca dentro del período comprendido dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de caducidad recae en el titular del registro de marca. Al actor sólo le es exigible demostrar el interés jurídico. Si el demandante asevera que llevó a cabo una investigación en el mercado y no halló productos o servicios identificados con la marca impugnada, ello probablemente no pase de ser una afirmación irrelevante si no cuenta con el apoyo de prueba. Aún así, es el titular del registro de marca cuya caducidad se pretende, el que debe demostrar el uso efectivo de la marca. No puedo recomendar tesis porque desconozco los detalles del asunto, pero los buscadores de tesis del Poder Judicial Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentran en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx y http://sctj.tfjfa.gob.mx/SCJI/. Suerte y gracias por leer el blog.

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  • 5. ALEJANDRO  |  septiembre 23, 2016 en 3:29 PM

    UNA DUDA QUE TESIS PUEDO UTILIZAR PARA CONTESTAR UNA DEMANDA DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA DE MI PROPIEDAD

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  • 6. Martin  |  mayo 9, 2017 en 2:42 PM

    Hola. Hace un mes que inicié el proceso de registro de mi marca y hoy recibí una carta de un bufete de abogados exigiéndome desistir de mi solicitud de registro porque creen que violamos los derechos de marca de sus clientes, siendo que aun no se me aprueba o rechaza el registro. Mencionan que en caso de no desistir de mi registro en los próximos tres días se verán en la necesidad de proceder legalmente en mi contra.
    ¿Esto es posible? ¿Pueden proceder si ni siquiera ha sido otorgado el registro?
    ¿Que opciones tengo?
    Me siento muy perdido en el tema legal…
    Gracias

    Responder
    • 7. Reyes Lomelín  |  mayo 9, 2017 en 5:43 PM

      Mi sugerencia es que busquen asesoría de un abogado, de preferencia especialista. Los blogs son para opinar temas generales, pero los asuntos concretos necesitan un estudio específico minucioso. Habiendo dicho lo anterior, las reclamaciones como la que recibieron son frecuentes (yo he enviado muchas). Un profesional podrá orientarlos sobre si la reclamación tiene sustento, sobre el tipo de acciones legales que pueden enfrentar (desde la oposición, que sería la menos grave, hasta querellas penales por falsificación de marca, que sería la más seria), y evaluar nivel de riesgo que están dispuestos a tomar.

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  • 8. Patricia Sánchez  |  agosto 2, 2017 en 5:47 PM

    ¡Hola! En México no existía el procedimiento de oposición en materia de propiedad intelectual, hasta el año 2016 con la reforma la cual introdujó el procedimiento de oposición para los signos distintivos. Pero ¿qué pasa con las patentes? Actualmente tengo entendido no existe un procedimiento de oposción previo a que se otorgue la patente ¿es correcto esto?

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    • 9. Reyes Lomelín  |  agosto 2, 2017 en 8:32 PM

      En México existe, desde el 2010, una especie de procedimiento de oposición a solicitudes de patente, aunque la ley no la denomina así. Cualquier tercero puede, mediante promoción, llamar la atención del Instituto sobre la existencia de arte previo que pudiese afectar la novedad o actividad inventiva de la invención materia de la solicitud, o bien, denunciar que la invención incurre en alguna de las hipótesis de negativa de patente de los artículos 16 o 19 de la Ley de la Propiedad Industrial. El plazo para hacerlo es seis meses contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, y el fundamento de esta oposición a patentes está en el artículo 52 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. ¡Gracias por leer el blog!

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      • 10. patricia sánchez  |  agosto 3, 2017 en 5:09 PM

        muchas gracias! felicidades por su blog!

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