Algunos consejos para el registro de marcas en México

junio 6, 2008 at 3:31 AM Deja un comentario

En México, la propiedad sobre las marcas únicamente puede obtenerse mediante su registro con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. México sigue el sistema de “primero en tiempo, primero en derecho”, entendiéndose por “primero en tiempo” al que primero deposita la solicitud con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los solicitantes de marcas deben ser muy cuidadosos al pedir el registro de sus signos distintivos. De otra forma, corren el riesgo de que la marca obtenida confiera prerrogativas demasiado restringidas o vagas, o en el peor de los casos, que el registro sea ineficaz para proporcionar la protección marcaria pretendida.

A continuación presentamos algunos consejos para los solicitantes de marcas en México:

¿Qué marcas se deben solicitar?

  1. a) En primer lugar, el interesado debe solicitar el registro de las marcas que ya se encuentre usando en México.
  2. b) En segundo lugar, sería conveniente que el interesado buscara registrar las marcas que, sin estar en uso en México, tiene la intención de comenzar a utilizar en el corto o mediano plazos. No es necesario demostrar que el uso de la marca ya comenzó para obtener el registro; el titular cuenta con tres años para empezar a usar la marca en al menos uno de los productos o servicios descritos en el registro, antes de que éste se haga vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso.
  3. c) En tercer lugar, el interesado podría solicitar el registro de marcas que, no usa ni tiene planeado utilizar, pero existe la pretensión de impedir que terceros las registren o exploten en México. Una vez cumplido el tercer aniversario del registro, si el titular de la marca conserva el interés en mantenerla ‘bloqueada’, puede evitar el problema de la caducidad del registro, resolicitando la marca, en ocasiones cancelando voluntariamente la marca, y obteniendo un nuevo registro.

¿Qué versión de la marca se debe solicitar?

La gran mayoría de los solicitantes de marcas tendrán dos o tres opciones para registrar la marca: (i) en versión nominativa; (ii) “mixta” o denominación con diseño; (iii) diseño sin denominación alguna.

La legislación mexicana dispone que las marcas deben usarse como se registraron, o con cambios que no alteren su carácter distintivo.

Con algunas excepciones, los diseños de las marcas como se usan en el mercado tienden a ir cambiando con el tiempo. Aunque el registro de una marca en versión mixta (denominación con diseño) otorga al titular el derecho al uso exclusivo tanto del diseño como de la denominación, el dueño de la marca debe usarla tal como la registró o con cambios mínimos. Si se da una variación significativa en el diseño o tipo de letra empleados, puede dar causa a que el registro de marca se vea vulnerable a una acción de caducidad por falta de uso de la marca, tal como se registró.

En ocasiones, los titulares de las marcas encuentran que, debido a la evolución sufrida por los diseños empleados en la práctica, los registros de marca existentes ya resultan inadecuados para amparar las marcas efectivamente utilizadas, lo que los lleva a la necesidad de solicitar nuevos registros marcarios para mantener un nivel de protección adecuado, con la consiguiente pérdida de la fecha de presentación de las marcas registradas “obsoletas”. En sistemas como el mexicano, la pérdida de la fecha de presentación tiene algunos efectos negativos, como la susceptibilidad a ciertas acciones de nulidad por parte de terceros.

Por otra parte, cuando la marca se registra en la versión nominativa, el titular de la marca puede usarla en cualquier tipo, tamaño y color de letra o número, para efectos del mantenimiento del registro. En consecuencia, los derechos de exclusividad no sufren merma alguna por los cambios en el diseño o estilización de la marca.

Por lo que hace a diseños, la opinión mayoritaria de los especialistas mexicanos es que el registro de la marca en blanco y negro otorga una protección más amplia y flexible que en la versión con reserva de color, toda vez que el titular tendría derecho a aplicar la marca en cualquier combinación de colores. Sin embargo, es importante resaltar que esa opinión carece de fundamento en la ley o en la jurisprudencia.

Tomando en consideración las ideas antes expresadas, en un escenario ideal, el solicitante debería solicitar el registro de su marca tanto en la versión nominativa como en la estilizada o con diseño. Si la marca incluye un logo en colores, solicitar el registro de la marca con reivindicación de colores, y en blanco y negro, también sería recomendable.

Lamentablemente, las limitaciones presupuestales con frecuencia impiden a los titulares de marcas colocarse en una situación ideal, lo que los pone frente a disyuntivas. Aunque cada caso es diferente y requiere de un análisis específico, en la mayoría de los casos yo recomendaría presentar la solicitud de marca en versión nominativa. No obstante, la recomendación siempre es que los interesados en registrar marcas busquen primero la orientación de un profesional.

Si el logotipo o la estilización de la marca es sumamente distintivo y existe certeza de que la marca será usada sin alterar sus colores o diseño, la solicitud debe presentarse para la marca en versión mixta (denominación+diseño) y ostentando los colores. Una alternativa intermedia sería solicitar la marca en versión mixta en blanco y negro, con las observaciones antes indicadas.

¿Quién debe presentar la marca?

La decisión acerca de la identidad de la persona física o moral a cuyo nombre se debe solicitar el registro de marca puede verse influida por numerosas circunstancias, como políticas corporativas, beneficios fiscales o protección contra acreedores.

Si limitamos la visión estrictamente al derecho marcario, excluyendo otras perspectivas, hay dos temas principales que merecen atención al momento de determinar quién debe ser el solicitante de la marca:

  1. a) Reivindicación del uso anterior en México. La legislación mexicana permite al solicitante de un registro de marca reivindicar la fecha en que comenzó a usar la marca con anterioridad a la de presentación de la solicitud. Si el IMPI emite el registro de marca, la declaración de fecha de inicio de uso del signo distintivo le dará al titular algunas ventajas en caso de una controversia con terceros, ventajas de las cuales no gozaría en caso de haberse abstenido de manifestar la fecha de inicio de uso.

Sin embargo, reivindicar la fecha de inicio de uso conlleva riesgos. El solicitante no tiene derecho a reivindicar en su favor el uso efectuado con anterioridad por una persona diferente, aunque pertenezca al mismo grupo económico. No obstante que la reivindicación del uso le da al titular algunas ventajas, también le da acción a terceros para impugnar la validez del registro de marca bajo el argumento de que la fecha de inicio de uso asentada en la solicitud es falsa. La carga de la prueba en dichos casos le correspondería al titular de la marca, quien deberá demostrar la veracidad de la fecha de primer uso declarada. (Actualización 20 de febrero de 2017. Una jurisprudencia del Pleno del Primer Circuito en Materia Administrativa señala desde julio de 2016, que corresponde a quien solicita la nulidad, demostrar que los datos asentados en la solicitud son falsos. Hacer click aquí).

Para una exposición más amplia de este tema, sugiero consultar nuestro artículo Los efectos de asentar fecha de primer uso en las solicitudes de marca en México.

  1. b) Licenciamiento. La falta de uso de la marca registrada por parte del titular, por tres años consecutivos contados a partir de la fecha del registro, para identificar al menos uno de los productos o servicios amparados por la marca, provoca que el registro sea vulnerable a acciones de caducidad, lo que podría causar la pérdida de los derechos marcarios.

Los contratos de licencia son plenamente válidos y exigibles entre las partes sin requerir de ninguna formalidad especial; sin embargo, para que el uso de la marca registrada por parte del licenciatario se considere como efectuado por el titular para efectos del mantenimiento del registro, es necesario inscribir la licencia con el IMPI. Las personas del mismo grupo económico, incluyendo matrices y subsidiarias, se considerarían licenciatarias. Si bien es cierto que en los últimos años tanto el IMPI como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa han emitido diversas resoluciones y sentencias que flexibilizan el extremo formalismo que la legislación establece, también lo es que no existe aún jurisprudencia obligatoria en este sentido.

Por lo tanto, si la solicitud de marca es presentada por una persona que usará la marca a través de un licenciatario o franquiciatario, debe tener en cuenta que eventualmente será necesario inscribir una licencia con el IMPI.

¿En qué clases se debe solicitar la marca?

La legislación mexicana exige que los bienes o servicios descritos en la solicitud de marca pertenezcan a la misma clase, conforme la Novena edición del Clasificador de Niza. (Actualización 20 de febrero de 2017: Actualmente esta vigente la Décima Edición de Clasificador de Niza. La página de Internet del IMPI contiene una herramienta para auxiliar a determinar la clasificación correcta de un producto o servicio).

Hay tres consideraciones que pueden ayudar a decidir en qué clases debe presentarse la solicitud de marca:

  1. a) Primero, la marca se debe solicitar para aquellos productos o servicios en los que la marca ya se está usando.
  2. b) Segundo, la marca puede solicitarse para aquellos productos o servicios en los cuales no se utiliza aún, pero existen planes para comenzar a emplearla en el corto o mediano plazos.
  3. c) Tercero, la marca puede solicitarse para servicios o artículos en los que no se usa ni existen planes para explotarla en el futuro, pero al mismo tiempo el titular tiene interés en evitar que terceros usen o registren la marca u otra semejante para dichos artículos o servicios. Como se explicó anteriormente, los registros de marca son vulnerables a acciones de caducidad por falta de uso sólo después del tercer aniversario del registro. Si se trata de una marca estratégica, el propietario puede re-solicitar la marca después del tercer año y obtener un nuevo registro.

Aunque el derecho mexicano no faculta la cobertura para “toda la clase”, la práctica actual del IMPI permite a los solicitantes usar los encabezados de la clasificación internacional en la lista de productos o servicios, obteniendo una cobertura similar a la que correspondería a la totalidad de la clase. Hasta ahora, esta protección tan amplia abarca no sólo los productos o servicios identificados por sus géneros en los encabezados de las clases, sino también aquellos servicios y productos que difícilmente podrían considerarse como implícitamente descritos en el encabezado, como el caso de los servicios de intermediación comercial en la clase 35 (Actualización febrero 2017: El 4 de octubre de 2012 entró en vigor un Acuerdo que establece Lineamientos de Interpretación del Clasificador, que restringe la interpretación amplia que venía dándose del encabezado de las Clases. Hacer click aquí).

Si el solicitante desea la máxima cobertura posible, puede combinar una descripción específica de productos o servicios con el encabezado de la clase, lo cual resulta muy conveniente si se toma en cuenta que basta con que la marca se use en tan solo uno de los bienes o servicios mencionados en el registro para el mantenimiento de la marca registrada.

Desde luego, no debe olvidarse que entre más amplia sea la cobertura de la marca también serán mayores las probabilidades de entrar en conflictos con terceros.

 

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