Vistas en su conjunto, en mi opinión las reformas eliminan algunas de las inconsistencias que existían entre el Reglamento y la Ley de la Propiedad Industrial (la Ley), ajustan ciertas normas reglamentarias a algunos muy reiterados precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aclaran algunos puntos relacionados con las marcas nominativas y simplifican el reconocimiento de derechos de prioridad en el caso de solicitudes de marca.

MARCAS NOMINATIVAS

Entre las reformas publicadas, destaca -no necesariamente para bien- la del artículo 56 del Reglamento, que, junto con el 113 de la Ley norman la información que los solicitantes de registros marcarios deben proporcionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando presentan la solicitud.

En México, solo los signos visibles son susceptibles de ser reconocidos como marca, y registrarse para obtener los derechos de uso exclusivo. Dependiendo de sus características y del tipo de derechos que pretenda el solicitante, las marcas pueden registrarse en una de cuatro modalidades: Nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

Las marcas nominativas se componen exclusivamente de denominaciones, entendiendo por denominaciones las palabras, las frases y las letras y números en combinación entre sí o con palabras o frases. Sin embargo, un punto que ni la Ley ni el Reglamento aclaraban era si los símbolos, como &, @ y +, y los signos no ortográficos en español, como la apóstrofe, podían ser materia de marcas nominativas.

La reforma del 10 de junio pretende aclarar, de forma restrictiva y un poco desaseada, lo que puede ser objeto de una solicitud de marca nominativa.

El nuevo artículo 56 del Reglamento, en su último párrafo, señala ahora que “las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura”.

El punto que más me llamó la atención es el señalamiento del “alfabeto romano”. En México, la lengua oficial es el español, y usamos el abecedario español, no el romano.

Lo más obvio primero.

Soy de la idea que el artículo 56 del Reglamento ahora establece claramente que quedan excluidos de la posibilidad ser parte de una marca registrada en forma nominativa, los símbolos: &, #, @, los signos matemáticos (+, /, *) y los símbolos de monedas ($, €), entre otros.

Por otro lado, la reforma es categórica en cuanto a que las marcas nominativas no podrán consistir de palabras expresadas en caracteres diferentes al latino, como sería el caso de una marca expresada en caracteres griegos, hebreros, chinos, arábigos, cirílicos, etc.

Lo anterior no implica que las marcas que se integren con símbolos o que se expresen con caracteres diferentes a los latinos o número arábigos occidentales (no sé si la distinción realmente era necesaria) no son registrables como marca. Sí lo son, pero no podrán registrarse como marcas nominativas, ya que se consideran como dibujos. Por lo tanto, las marcas que contengan ese tipo de caracteres deberán ser solicitados y registrados como marcas mixtas (si se combinan con letras latinas o números, o innominadas).

No es un asunto menor. Cuando una marca se registra como nominativa, el solicitante puede usarla con cualquier tipo, tamaño y color de letra, y dicha utilización se considera uso de la marca tal cual se registró. Cuando la marca se  registra como mixta o innominada, los solicitantes deberán adherir o imprimir en la solicitud un ejemplar de la marca, y si obtienen el registro, tendrán la carga de usar el signo distintivo tal cual la registraron para que su utilización sea considerado como eficaz para efectos de defender la vigencia del registro en contra de una acción de caducidad (por falta de uso) y eventualmente tener derecho a renovar el registro de marca.

Lo relativo a que las marcas nominativas podrán incorporar “signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura” tampoco me parece claro. No comprendo la distinción ¿Cuáles son los signos ortográficos que auxilian a la correcta lectura de una marca? ¿Hay signos ortográficos que no auxilian a la correcta lectura, o peor, que auxilian a la incorrecta lectura? Mi opinión sería que todos los signos ortográficos ayudan a la correcta lectura de la marca, y por lo tanto todos los signos ortográficos deberían poder formar parte de las marcas nominativas. Entre los signos ortográficos que podrán formar parte de las marcas nominativas están los signos de puntuación, de exclamación e interrogación, la diéresis y el acento gráfico, pero es probable que surjan dudas respecto del guión y de la apóstrofe.

En otro terreno poco claro, y más entretenido. ¿Qué sucede con las marcas que incluyen letras que derivan del alfabeto romano, pero no pertenecen a este estrictamente? Por ejemplo: “Æ”, “Ç”, “Ø”, etc. La primera impresión es que una marca que las contenga no deberá ser registrable como nominativa.

¿Qué hacemos entonces con la “Ñ”, la “J” y la “W”? La “Ñ” forma parte del abecedario español desde luego, pero no del romano, mientras que el alfabeto romano clásico no contemplaba la “W” y la “J”.

Por supuesto, sería absurdo afirmar que, como consecuencia de la reforma al artículo 56 del Reglamento, las denominaciones que incluyan una “Ñ”, una “J” o la “W” ya no serán registrables como marcas nominativas.

Entonces, deberemos entender que en la expresión “alfabeto romano” se incluyen todas las letras que deriven del alfabeto usado por los romanos, que incluidas desde luego la “Ñ”, la “J” y la “W”, pero también la “ß”, “Å”, “Ŝ”, “Ų”, y demás letras que no existen en el español pero sí en otras lenguas que utilizan caracteres derivados de los latinos.

Ignoro si deberemos aplicar un concepto de “alfabeto romano” restringido (excluyendo a las denominaciones que tenga “Ñ”, “J” o “W” de la posibilidad de ser registrada como nominativas) o amplio (incluyendo todas y cada una de las letras derivadas de ese alfabeto), pero no sería la primera vez que el texto de la norma no coincide con lo que sus redactores “quisieron decir”. Por ejemplo, tenemos el caso de la extensión de vigencia de las patentes “pipe-line” y la inclusión de las patentes de formulación de medicamentos alopáticos al sistema de vinculación del artículo 67 Bis del Reglamento. A este paso, y no es broma, Wikipedia será la fuente autorizada para indicarnos cuáles letras pueden formar las marcas registrables como nominativas y cuáles no.

Mi opinión es que se hubiesen evitado problemas de interpretación si, en vez de “alfabeto romano”, hubiesen empleado la expresión “abecedario español”, que es la que utiliza el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

Otro tema más inquietante de examinar es la motivación de la reforma al artículo 56 del Reglamento. ¿Por qué restringir la posibilidad de lograr registros nominativos únicamente a las marcas expresadas con caracteres latinos? Precisamente en un mundo globalizado, con una economía como la mexicana sumamente abierta, en donde las importaciones superan las exportaciones, pareciera un contrasentido cerrarse a la influencia de otras culturas con las que mantenemos un intercambio comercial sumamente importante y que puede verse reflejado en las marcas.

Por otro lado, ¿Cuál es la razón detrás de la limitación al tipo de marcas que pueden ser materia de un registro nominativo, sobre todo con la exclusión de los signos no ortográficos y símbolos, como la +, la @ y el &, por poner tres ejemplos? No veo una motivación de carácter técnico, ya que se trata de caracteres muy difundidos y hasta estandarizados por el uso. Adicionalmente, me preocupa el posible conflicto entre las nuevas disposiciones reglamentarias y el Convenio de París con relación a las solicitudes de marcas nominativas que reclamen prioridad y que contengan letras o símbolos que ahora ya no pueden ser materia de una marca nominativa.

También me parece que el Ejecutivo perdió una buena ocasión para aclarar si es posible excluir de reserva palabras, leyendas o letras no reservables en el caso de marcas nominativas, así como si el registro de una marca mixta o innominada presentada en blanco y negro o escala de grises da derecho a su titular a usarle en colores diferentes de aquella en que fue registrada.

En general, soy de la idea que cualquier cambio a la norma que nos proporcione mayor certidumbre acerca de los procesos y de los derechos sustantivos de los particulares es positiva, aunque no estemos de acuerdo con el fondo. Así, lo bueno de la reforma al artículo 56 del Reglamento es que aclararon que los signos y símbolos diferentes de los ortográficos, así como las denominaciones expresadas en alfabetos diferentes del romano no pueden ser objeto de solicitudes de marca nominativas. Falta ahora que nos aclaren, y probablemente eso quede en manos de los tribunales, cuál es el alcance del “alfabeto romano” que se menciona en la disposición reformada.

NOVEDADES EN MATERIA DE PRIORIDADES EN MARCAS

En un paso sin duda importante para la simplificación del trámite de registro de marcas, cuando el solicitante reclama la prioridad emanada de una solicitud extranjera de marca, ya no será necesario presentar la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Anteriormente, el solicitante contaba con un plazo de tres meses -contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud- para exhibir al IMPI una copia certificada de la solicitud prioritaria. Ahora bastará con que el solicitante proporcione los datos de la prioridad reclamada (número de solicitud, fecha de presentación y país) para que el IMPI la tenga por reconocida. Si el solicitante reclama falsamente una prioridad, la solicitud estará viciada de nulidad.

La reforma sólo beneficia a las marcas presentadas con posterioridad al 11 de junio de 2011.

Una situación lamentable que ha estado surgiendo en los últimos meses, a raíz de las reformas a la Ley y ahora a su Reglamento, es que existe una creciente diferenciación entre las formalidades exigidas para solicitar patentes y las requeridas para solicitar registros de marca. El trámite de registro de marcas se ha ido haciendo menos formal, mientras que el de patentes ha mantenido, con cambios mínimos, las formalidades exigidas desde 1994.

Si dentro del procedimiento de solicitud de registros de marca ya no es necesario demostrar el mandato conferido por el solicitante en cada expediente, en patentes se mantiene la exigencia. Ahora, en marcas ya no es necesario exhibir la copia certificada de la solicitud prioritaria, pero en patentes sigue siendo necesario presentar dicha constancia. No solo eso, sino que la reforma al Reglamento reitera que el solicitante debe exhibir la traducción del documento de prioridad, y si no lo hace, el IMPI no está obligado a requerirla y deberá desechar la prioridad; lo anterior contraviene los precedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al respecto en casos análogos^1..

Me gustaría que un día el IMPI nos explicara las razones técnicas para diferenciando las normas estrictamente adjetivas para la obtención de marcas y patentes, mismas que en un inicio eran iguales (el caso de la representación de los solicitantes) o sustancialmente iguales (prioridades).

¹ Ver tesis PATENTE. EXISTE OBIGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR LA TRADUCCIÓN OMITIDA A LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE.- visible en la página 463 dela Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Volumen 26, febrero 2010 (VI-TASR-EPI-222).

No conozco personalmente a José Rodrigo Roque Díaz. Entiendo que es abogado y que la propiedad intelectual no le es desconocida, ya que colaboró en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Le deseo el mejor de los éxitos.

Jorge Amigo fue director del IMPI durante casi 17 años. Fue nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas y se mantuvo en su puesto en las siguientes dos administraciones completas y buena parte de la actual.

Mi impresión es que Jorge Amigo dejó un IMPI ordenado, financieramente sano, con una importante infraestructura material, una innegable vocación a innovar en lo que a tecnología se refiere y, me parece, como un administrador maduro de la propiedad industrial que incluso ha extendido su competencia a la protección del derecho de autor.

Desde luego, hay muchísima cosas por hacer y mejorar en el IMPI como Institución y en el sistema de propiedad industrial. Yo destaco tres puntos:

1. El IMPI debe mejorar su eficacia como autoridad administrativa encargada de la represión de la competencia desleal.

Como en otras muchas áreas del derecho, el IMPI debe ser un mejor protector de los derechos de propiedad intelectual. Desde luego existen limitantes, unas son normativas, pero hay otras vinculadas a la actuación de la autoridad administrativa; mejorar las primeras esta fuera el alcance del IMPI, pero es su responsabilidad incrementar su nivel de eficacia en la segunda.

2. El IMPI debe mejorar su función como diseminador de información tecnológica.

El IMPI es, en mi opinión, un buen administrador de la propiedad industrial: tiene procedimientos razonablemente rápidos y eficaces para tramitar solicitudes de marca y patentes y atender su mantenimiento. Pero no es suficiente. El IMPI debe mejorar sustancialmente su actuación como diseminador de tecnología. No se trata sólo de escanear en su totalidad los expedientes de las patentes y tenerlos disponibles en Internet; eso es muy bueno, pero se necesita mucho más.

Lamentablemente, no es un secreto que México no es un país innovador. Se genera tecnología, incluso exportable, pero es muy poca. Desde luego hay muchísimas causas para ello: un sistema educativo deficiente donde no se despierta en los estudiantes el interés por la ciencia, los criterios gubernamentales para que los investigadores tengan acceso a los subsidios públicos, y un pobre esfuerzo diseminador del conocimiento tecnológico.

El IMPI debe de forma proactiva lograr que la información tecnológica en su poder, llegue a quienes puedan aprovecharla, tanto en el ámbito académico como en el científico y el industrial.

El IMPI se ha preocupado mucho por mejorar sus procesos para conceder patentes en un país donde la inmensa mayoría de las solicitudes de patente provienen del extranjero; eso está muy bien, pero el IMPI debe trabajar mucho más en diseminar la información tecnológica que custodia, porque registrada y guardada en los archivos del IMPI le sirve de muy poco al país.

3. El IMPI debe trabajar en mejorar la calidad de sus resoluciones.

Esta tarea está vinculada a la mejora de la eficacia de la represión de la competencia desleal, pero no se limita a ella.

No se trata de que me den siempre la razón en los asuntos que llevo ante el IMPI (no estaría mal tampoco). El punto es que es posible percatarse al analizar una resolución, favorable o adversa, si quien resolvió estudió el caso y trabajó para decidirlo de forma coherente. Podré estar en desacuerdo con el sentido del fallo, pero puedo reconocer un fallo que refleja esfuerzo por hacer las cosas congruente y correctamente, y el IMPI debe cuidar más este campo.

Sin haberlo hecho nunca, tengo la certeza que emitir resoluciones, ya sean materialmente administrativas o materialmente jurisdiccionales, es una labor muy difícil. Sin embargo, el IMPI tiene esa responsabilidad, y debe estar a la altura de ella.

Los términos que expiran durante el período vacacional se extenderán automáticamente al 5 de enero de 2011.

Por la misma razón, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito estarán cerrados del 16 de diciembre de 2010 al 2 de enero de 2011. Los Juzgados de Distrito continuarán laborando durante el período vacacional, aunque con personal reducido.

Como en otros años, algunos servicios en línea que propociona el IMPI (Marcanet, Vidoc, Siga, Pase) podrían ser inaccesibles durante el período vacacional.

¡Les deseo a todos Felices Fiestas!

En mi opinión, la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida exige una inversión de recursos desproporcionada a los beneficios reales que conlleva, lo cual evidentemente desalienta a los potenciales interesados. En estas circunstancias, no es de extrañar que existan pocas solicitudes de reconocimientos ad hoc de marca famosa o notoriamente conocida. 

No obstante lo anterior, y desde que escribí el artículo a que hice referencia en el primer párrafo de esta entrada, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido un pequeño número de reconocimientos de notoriedad de marca o de marca famosa a través del mecanismo ad hoc introducido a la Ley de la Propiedad Industrial en 2005. 

Marcas declaradas famosas conforme el procedimiento ad hoc: 

Marca: “ANDREA”
Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008
Número de solicitud. 2197/2007.
Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “CINÉPOLIS”
Fecha de resolución: Noviembre 20, 2008
Número de solicitud 1256/2008
Titular: Cinemas de la República, S.A. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “INTEL”
Fecha de resolución: Julio 31, 2009
Número de solicitud 1577/2008
Titular: Intel Corporation
Estado: Famosa

Marca: “RED BULL”
Fecha de resolución: Febrero 19, 2010
Número de solicitud. 2284/2008
Titular: Red Bull GmbH
Estado: Famosa

Marca: “MARINELA”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de solicitud 103/2009
Propietario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marca: “GANSITO”
Fecha de resolución: Marzo 12, 2010
Número de solicitud: 101/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa
 
Marca: “BIMBO”
Fecha de resolución: Abril 23, 2010
Número de solicitud 100/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Famosa

Marcas declaradas notoriamente conocidas conforme el procedimiento ad hoc:

Marca: “BARCEL”
Fecha de resolución: Marzo 22, 2010
Número de solicitud: 102/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Notoriamente conocida

Marca: “RICOLINO”
Fecha de resolución: Abril 5, 2010
Número de solicitud: 104/2009
Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Estado: Notoriamente conocida
 
Marca: “PRITT”
Fecha de resolución: June 30, 2010
Número de solicitud: 638/2009
Titular: Henkel AG & Co. EGAA
Estado: Notoriamente conocida

Desde luego, las dos listas anteriores no incluyen todas las marcas que han sido declaradas o que pueden ser actualmente estimadas como notoriamente conocidas o famosas en México. Las listas que aquí se proporcionan se limitan a las marcas que han sido declaradas, hasta el 5 de agosto de 2010, como notoriamente conocidas o famosas en nuestro país mediante el procedimiento ad hoc que contempla el artículo 98 bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial. Existen otras marcas que han sido declaradas como notoriamente conocidas (supongo que famosas también, pero desconozco algún caso concreto) como producto de acciones de nulidad o de infracción, o simplemente porque el examinador del IMPI estimó, al momento de efectuar el examen de fondo de alguna solicitud de registro de marca, que determinado signo distintivo debía ser considerado como notoriamente conocido o famoso, aún en ausencia de una declaratoria expresa anterior por parte del Instituto.

Es de llamar la atención el creciente interés de los órganos juridiccionales en las marcas tridimensionales. En 2009, los tribunales colegiados Cuarto y Noveno del primer circuito en materia administrativa publicaron sendas tesis acerca de los requisitos de registrabilidad de este tipo de signos distintivos**. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual también publicó un precedente relacionado con los elementos reservables de las marcas tridimensionales***.

El tema de la registrabilidad de las formas tridimensionales ha sido objeto de continuo debate, no sólo en México, sino en todo el mundo. Por un lado, existe el interés de las empresas por obtener la protección como marca de la forma, no sólo de los empaques y envases que utilizan para contener sus productos, sino también de las mercancías mismas. Por otra parte, y especialmente por lo que hace a la forma de los productos, es evidente la existencia de una tendencia de las oficinas de marcas de diversos países, incluyendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en evitar conceder derechos de marca sobre la forma de los productos cuándo ésta esta influenciada por criterios relacionados con la funcionalidad y no sólo con la distintividad.

En el caso de este artículo, me enfocaré en la registrabilidad de la forma tridimensional de los productos mismos.

Por lo que hace a la norma, no hay duda que la forma de los productos es registrable como marca. El artículo 89, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la registrabilidad como marca de las formas tridimensionales, al tiempo que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial aclara que, entre las formas tridimensionales susceptibles de registrarse como marcas, se encuentran la forma o la presentación de los productos, además de los envoltorios, empaques, envases.

Sin embargo, no deben perderse de vista los elementos positivos y negativos de registrabilidad de las marcas tridimensionales contenidas en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual prohíbe el registro de “formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial”.

Así, integrando los artículos 89, fracción II, y 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, tenemos que la forma tridimensional de un producto es registrable como marca, siempre que la misma presente un grado de originalidad que permita distinguirla fácilmente, y no sea del dominio público, ni se haya hecho de uso común, ni sea la forma usual y corriente del producto ni esté impuesta por su naturaleza y función industrial.

Con tantas limitaciones, el obtener el registro como marca de la forma tridimensional de un producto se ha vuelto extraordinariamente difícil en México, y aparentemente en el resto del mundo. Tratándose de la forma de una mercancía, por muy original que sea, parece imposible suponer la ausencia absoluta de criterios funcionales en su diseño, lo que provoca la actualización de la hipótesis de negativa de registro de marca prevista en el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe aclarar que no pretendo afirmar que no sea posible obtener derechos de propiedad industrial sobre la forma de los productos. La figura del modelo industrial con frecuencia protege dichas formas. La cuestión que planteo es si es factible, en la práctica, registrar la forma de un producto como marca y al mismo tiempo evitar todas y cada una de las restricciones que plantea la legislación.

Por ejemplo, la forma tridimensional de un foco podría registrarse como modelo industrial si es novedoso y el diseño es fundamentalmente ornamental; señalo ‘fundamentalmente’ porque los modelos industriales siempre estarán referidos a un producto industrial, por lo que necesariamente deberá existir un nivel tolerable de funcionalidad en el diseño o de otra manera no habría producto industrial. En todo caso, en el caso de los registros de modelo industrial, los derechos de exclusividad no se extienden a los aspectos funcionales o técnicos del producto o diseño.

Pero en el campo de las marcas ¿Cómo afirmar que la forma del foco, por muy arbitraria, distintiva y original que sea, no esta dictada hasta cierto punto por su naturaleza y función? Una ausencia absoluta de criterio funcional en la forma de producto provocaría simple y sencillamente que no hubiera producto, o que este fuera inútil.

Consecuentemente, si apoyamos la idea de que la forma de un producto, para ser registrable como marca, debe estar desprovisto de todo carácter funcional (y desde mi perspectiva, ésta ha sido la posición sostenida por el IMPI en los últimos años), entonces no es factible registrar como marca tridimensional la forma del artículo, sin importar lo que disponga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En mi opinión, el criterio que actualmente aplican las autoridades mexicanas es demasiado dogmático, convirtiendo en letra muerta a la norma, por lo que hace a la registrabilidad como marca de la forma de los productos.

En un esfuerzo por evitar la negativa del IMPI a la inscripción de marcas tridimensionales, bajo la justificación de que la forma estaba impuesta por consideraciones funcionales o por falta de distintividad, algunos solicitantes comenzaron a añadir elementos nominales y figurativos bidimensionales a las formas tridimensionales materia de las solicitudes de registro. Este tipo de intentos se dio tanto para marcas tridimensionales que amparaban la forma de un producto como para marcas que consistían en la forma tridimensional de un envase (los precedentes de los tribunales Cuarto y Noveno colegiados del primer circuito que aquí se mencionan se refieren concretamente al caso de formas de envases).

El argumento fundamental de los solicitantes de marcas tridimensionales que también incorporaban elementos figurativos y nominativos intrínsecamente distintivos, era que las marcas debían analizarse como un conjunto, sin separar el elemento tridimensional del bidimensional. Como afirma la gestalt, ‘el todo es más que la suma de sus partes’.

Conforme a lo anterior, si del análisis del ‘todo’ se concluye que es razonable suponer que la forma del envase o producto, con los elementos bidimensionales incluidos, permite a un consumidor promedio distinguir el producto al que se aplica dicha forma de otro de su misma especie o clase, entonces el registro de marca tridimensional debe ser otorgado, sin perjuicio de que el derecho de exclusividad se extienda también sobre los elementos figurativos y/o nominativos añadidos.

A la larga, diferentes tribunales colegiados emitieron resoluciones contradictorias sobre este tema, lo que motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, la cual emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis publicada en abril de 2010.

Lo que la Corte resolvió es que es aceptable que una solicitud de inscripción de marca tridimensional incluya elementos figurativos, ya sean denominaciones o dibujos, y en este caso se le considera como registro de marca mixto. Sin embargo, el análisis de la registrabilidad de la marca tridimensional-mixta debe hacerse en dos etapas. En una primera etapa, debe analizarse la forma tridimensional, sin tomar en cuenta los elementos bidimensionales incorporados, y sólo en caso de que la forma tridimensional se considere intrínsecamente registrable, entonces podrán también analizarse los demás elementos que la integran. La jurisprudencia aclara que si la autoridad estima que la forma tridimensional aislada no se considera en sí misma registrable, entonces el registro debe ser negado, sin requerirse el análisis de los demás elementos bidimensionales que componen el signo distintivo.

Personalmente, soy contrario al análisis en dos etapas que sostiene la Corte. Sin embargo, tratándose de una jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal y que favorece el sentido de las resoluciones que el IMPI ha emitido en casos análogos en el pasado, será difícil un cambio de criterios, a menos que ocurra una reforma legislativa clara en este materia.

Por otra parte, la sentencia de la Corte no prohíbe el registro como marca tridimensional de la forma de los productos, y lo que debe seguir siendo materia de discusión es si resulta razonable sostener que la forma de los productos es registrable sólo cuando aquella está desprovista de toda consideración funcional.

* Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, Abril de 2010, página 430.

** Ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Página 2769; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, página 2811.

 *** Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009, página 259.

El texto reformado de la Ley de la Propiedad Industrial dejó de requerir la presentación de un poder para que el representante de una persona física o moral, mexicana o extranjera, pueda solicitar el registro de una marca a nombre de su poderdante, lo cual me resulta sorprendente.

En un sistema tan formalista como el mexicano, la Ley de la Propiedad Industrial ya era “avanzada” en cuanto a exigir que los poderes exhibidos por los apoderados de los solicitantes cumplieran con un mínimo de formalidades, y desde luego, dichas formalidades eran bastante menores que las que prevé el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No hay que olvidar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende uniformar la mayor parte de los procedimientos administrativos, incluyendo los relacionados con las Autoridades Administrativas encargadas de la propiedad intelectual.

Durante algún tiempo sostuve que sería importante analizar si el texto del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial había sido derogado tácitamente por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado el curioso régimen derogatorio-supletorio-complementario de esa legislación. Lo que encontré es que nadie estaba interesado en siquiera imaginar todos los problemas que hubiese acarreado aplicar las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en donde se exigen poderes notariales o ratificados ante fedatario público) a la representación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Hasta donde yo sé, la discusión no salió de las conversaciones amistosas entre colegas.

Ahora, aún existiendo un conflicto entre los artículos 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, el que exista una norma posterior especial (como el artículo 181 reformado) me parece que inclina la balanza a favor de la legislación especial, en beneficio de los particulares, pero en detrimento de un sistema jurídico que debería ser coherente.

Soy de la opinión que una sociedad, entre más primitiva es su mentalidad, más formalidades exige para reconocer la validez de un acto. Por lo tanto, doy la bienvenida a una reforma donde se le da un valor real y efectivo a la palabra. Con la reforma al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial el IMPI reconocerá, en los trámites relacionados con las solicitudes y registros de marca, la personalidad del apoderado del solicitante con la simple afirmación bajo protesta de decir verdad de que sí cuenta con dicha representación.

Desde luego, la reforma tiene sus limitaciones No me quedó claro el motivo por el que el legislador no incluyó en la reforma los procedimientos administrativos relacionados con las invenciones. Por otro lado, para los procedimientos contenciosos iniciados ante el IMPI, las formalidades exigidas para los instrumentos donde constan los mandatos no han cambiado nada. Finalmente, cuando un apoderado diferente del que inició un determinado trámite intervenga en el procedimiento, el IMPI debe exigir que presente el documento donde conste el poder conferido por el solicitante.

Por otra parte, tampoco debe asumirse que ahora la gestión de negocios es una figura admisible dentro de los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes y registros de marca.

Cuando una persona actúa ante el IMPI en nombre de un solicitante o titular de registro de marca, la existencia de un mandato expreso sigue siendo esencial. Lo que cambió, a mi parecer, es la forma y momento para probar la representación. La prueba del mandato no debe confundirse con la existencia misma del acto.

Por lo tanto, aunque la presentación del documento en que consta el poder deja de ser un requisito esencial para aprobar el examen de forma de la solicitud, y eventualmente conseguir el registro de la marca (o una renovación o la inscripción de una licencia o transmisión de derechos), siempre es necesario que el profesional cuente con un documento que le permita probar la existencia del mandato, para el caso de que llegase a ser necesario.

En todo caso, lo cierto es que la existencia de una ley en donde es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad para que la Autoridad tenga por acreditada la existencia de un mandato es excepcional, y me pregunto si, a la larga, la ausencia absoluta de un documento poder dentro de los expedientes de registro de marca podría comprometer la validez de éstos.

Desde luego que el apoderado del solicitante podría voluntariamente exhibir un documento de poder en los expedientes a su cargo, pero el IMPI le exigirá que haga un pago por reposición de documentos, bajo el apercibimiento de tener por abandonado el trámite de la solicitud. Lo cierto es que la exigencia de hacer un pago por la presentación de un documento que ya no es requerido (y que por lo tanto no constituye una reposición de documentación, subsanación de omisión o aclaración) parece arbitrario, así como lo desproporcionado del apercibimiento.

También hubo cambios al Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones mas obvias fueron la reducción en el número de ejemplares que había que presentar con la solicitud y la entrada en vigor de nuevos formatos (el de renovación es ahora mucho más simple), incluyendo formatos para solicitar la inscripción de licencias, transmisiones de derechos de propiedad industrial y fusiones. Anteriormente, este tipo de inscripciones se solicitaban mediante escrito libre, y supongo que con ello el IMPI logrará mayor celeridad y eficiencia en los trámites de registro de los actos antes indicados.

Aparentemente, también han entrado en efecto modificaciones a algunas prácticas del IMPI que impactarán negativamente en los particulares. Digo aparentemente porque dichas prácticas no constan en manuales, circulares o algún otro tipo de instrumento al que los administrados tengamos acceso, y por lo tanto pueden ir cambiando sin previo aviso, obviamente en menoscabo de la seguridad jurídica.

Probablemente, el cambio más significativo consiste en que el IMPI dejará de expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes de aquellos en donde se esta llevando a cabo la petición y que normalmente son solicitadas para cumplir algún requerimiento o formalidad en procedimientos ajenos a aquellos en donde obran los documentos.

Por ejemplo, supongamos que existen tres solicitudes en las que se reclama la misma prioridad. El solicitante tendrá tres meses para presentar la copia certificada de la solicitud extranjera cuya prioridad se reclamó. Conforme a la práctica anterior, el solicitante depositaba la copia certificada emitida por la oficina de marcas extranjera en una de las solicitudes, y simultáneamente solicitaba al IMPI la expedición de dos copias certificada de dichos documentos de prioridad para agregarlas a las otras solicitudes donde se reclamaba la misma prioridad, y así obtener el reconocimiento de la prioridad en las tres solicitudes.

Ahora, con la nueva práctica asumida por el IMPI, si hubiera tres solicitudes de marca con la misma prioridad, el solicitante deberá obtener por su cuenta las copias certificadas de los documentos de prioridad que le hagan falta para depositarlas ante el IMPI, antes de solicitar el reconocimiento de los derechos de prioridad. De esta forma, el solicitante deberá presentar en cada solicitud la copia certificada de la solicitud prioritaria, y ya no podrá pedir al IMPI que emita las constancias al momento de solicitar el reconocimiento de las prioridades.

Por otro lado, otro cambio en la práctica del IMPI es que éste comenzará a obstaculizar la intervención de más de un profesional en los procedimientos administrativos relacionados con solicitudes o registros de marca, mediante el requerimiento de poderes o exigiendo el pago por la acreditación de una nuevo apoderado, incluso en los casos en los que ya consta en el expediente un poder donde se designan a todos los promoventes.

Una situación similar se dará en muchos casos de inscripciones de transmisiones de derechos, licencias, franquicias, fusiones, cambios de nombre y gravámenes, cuando involucren más de una solicitud/registro de marca

En la práctica, el cambio en la práctica del IMPI implicará un mayor gasto para los solicitantes de registros de marca, y seguramente en muchos casos pondrá en riesgo el cumplimiento de los plazos perentorios para la presentación de ciertos documentos.

De nueva cuenta, resulta paradójico ver como, por una parte, los procedimientos administrativos se hace menos formales, y al mismo tiempo, que los trámites pierdan agilidad por un cambio en la prácticas y políticas del IMPI.

Lo anterior es tan absurdo que me parece que en poco tiempo algunos solicitantes comenzar a impugnar la negativa del IMPI a expedir copias certificadas de documentos que constan en expedientes diferentes a aquellos en los que se esta llevando a cabo un determinado trámite, o a reconocer la legitimidad de un apoderado diverso al que inició el trámite para intervenir en un procedimiento administrativo.

Las sentencias del TFJFA han obligado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a reconocer la extensión de la vigencia de diversas patentes pipe-line por un término igual al de la extensión concedida a la patente extranjera cuya prioridad fue reclamada en la solicitud de la patente pipe-line, e incluso existe actualmente jurisprudencia de la Sala Superior del TFJFA al respecto*, avalando la ampliación de la vida de la patente. No es el propósito de este artículo explicar exhaustivamente las patentes pipe line  y su extensión, pero en la entrada La extensión de vigencia de las patentes en México expongo ese tema.

No obstante el significativo número de casos de extensión de vigencia de patentes pipe-line, de lo controvertido del tema, y que desde enero de 2005 fue publicado el primer precedente al respecto por parte de la sala Superior del TFJFA, ni los Tribunales Colegiados de Circuito ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían publicado tesis acerca de la extensión de vigencia de las patentes pipe-line, hasta enero de 2010.

El número de enero de 2010 del Semanario Judicial de la Federación publicó una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**. Dicha tesis, emanada de un juicio de amparo directo promovido por el laboratorio mexicano Probiomed, S.A. de C.V., sostiene que la vigencia de las patentes pipe-line, y en general de todas las patentes, es improrrogable. La tesis contradice abiertamente la jurisprudencia del TFJFA, y abre de nueva cuenta un debate que me parecía agotado en su parte esencial, no sólo por la existencia de una jurisprudencia firme, sino porque a mediados del año 2012 deberán caducar todas las patentes pipe-line, incluidas las de vigencia extendida, toda vez que necesariamente se alcanzarán los veinte años de vigencia máxima, a partir de la fecha de depósito de la solicitud en México, que una patente pipe-line podría tener.

Es importante destacar que aún no estamos ante un verdadero cambio en la forma como se ha venido interpretando el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, particularmente en lo que se refiere a la extensión de vigencia de las patentes pipe-line. La tesis del Primer Tribunal Colegiado es aún un precedente aislado, por lo que no veo razón para que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA deje de observar la jurisprudencia de la Sala Superior de ese tribunal administrativo, y continúe ordenando al IMPI reconocer la extensión de la vigencia de las patentes pipe-line en los casos en que las autoridades competentes extiendan la vida de la patente extranjera correspondiente a la prioridad reclamada en México.

Habrá que ver si la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado provoca una denuncia de contradicción de tesis que deba ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo la sospecha que al menos la primera sentencia que integra la jurisprudencia de la Sala Superior del TFJFA (precedente V-P-SS-629 resuelto en sesión del 7 de julio de 2004), debe haber sido materia del Recurso de Revisión ante Tribunal Colegiado de Circuito, conforme lo preveía el artículo 248, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, derogado en diciembre de 2005 con motivo de la promulgación de la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En este sentido, es probable que el Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el Recurso de Revisión antes precisado haya analizado el fondo de la impugnación, pronunciándose por la licitud de la ampliación de la vigencia de las patentes pipe-line, lo cual daría materia para una contradicción de tesis. Si tengo razón, desearía que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o las demás partes involucradas en los juicios respectivos, no demoren en hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente (Actualización de enero 2011: Lamentablemente, debido a deficiencias formales en el recurso que el IMPI presentó contra el primer precedente de 2004, el tribunal colegiado de circuito decidió desecharlo por improcedente, sin analizar los agravios que la autoridad administrativa expuso. La intervención de la Suprema Corte en este tema, si alguna vez ocurre, tomará más tiempo del que yo quisiera).

* Ver jurisprudencia VI-J-SS-40. Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Año II, No. 21, septiembre de 2009, página 27.

** Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, XXXI, enero de 2010, página 2173.

No obstante lo anterior, la ley mexicana permite a los solicitantes de los registros marcarios, reivindicar a su favor la fecha de inicio de uso de la marca en México, la cual les proporciona ciertas ventajas, una vez emitido el registro marcario correspondiente.

Es importante insistir que los derechos y defensas que la legislación concede a favor de los usuarios de marcas no registradas no constituyen excepciones a la regla de first-to-file, mucho menos podría hablarse de derechos de common-law (no existe el common-law en México); el primero en presentar la solicitud de marca es el que tiene la preferencia para obtener el registro, independientemente de que alguno de los interesados hubiese reclamado una fecha de primer uso, qué fecha de primer uso es anterior o si el primer solicitante afirmó expresamente en la solicitud que no había comenzado a usar el signo distintivo en México.

En el mismo orden de ideas, sólo el titular del registro de marca mexicano goza de los derechos de exclusividad sobre la marca, sin que para ello obste que un tercero hubiese comenzado a usar esa misma marca con anterioridad, e incluso si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hubiese reconocido dicho uso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, el asentar una fecha de primer uso de la marca materia de la solicitud puede proporcionar beneficios y ventajas reales, una vez expedido el registro marcario, que no se obtendrían de haber omitido tal dato, y también puede viciar de nulidad el registro de marca respectivo.

I. ACCIONES Y DEFENSAS DERIVADOS DEL USO ANTERIOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN MÉXICO

El usuario de la marca en México, sin importar la antigüedad de su uso, no es reconocido como el propietario del signo distintivo. Por lo tanto, carece de derecho para ejercer acciones por infracción de marca en contra de los imitadores.

En teoría, el primer usuario de una marca no registrada cuenta con las acciones represoras de la competencia desleal (no relacionadas con la infracción de un derecho de propiedad industrial concreto) para combatir a los imitadores, aunque tendría que demostrar la intención del competidor para confundir o engañar a los consumidores, o que se imita una marca notoriamente conocida en México; en la práctica, es difícil obtener un fallo favorable si la solicitud de infracción por competencia desleal no involucra una marca registrada o una notoriamente conocida.

Adicionalmente, la legislación mexicana establece una cierta protección a favor del primer usuario de la marca respecto de terceros que tienen registrada la marca a su favor, pero solicitaron el registro con posterioridad a la fecha en que el primer usuario comenzó a explotar el signo distintivo.

A. Defensa en contra del registro de marca a favor del usuario anterior

El artículo 91, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone la inoponibilidad del registro de una marca respecto de un tercero que hubiese comenzado a usar de forma continua, en territorio mexicano y de buena fe, esa misma marca o una semejante en grado de confusión, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del titular o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud, para identificar productos o servicios similares a los protegidos en el registro marcario.

Conforme a lo anterior, puede darse el caso de que coexistan dos personas diferentes y sin relación entre ellas, con derechos sobre la marca, con la diferencia es que los derechos de una (el titular del registro) serán exclusivos, plenamente licenciables y transferibles, y oponibles frente a todos excepto frente al usuario anterior, mientras que los del usuario anterior no son oponibles frente a terceros, no son licenciables y la posibilidad jurídica de transferirlos a terceros es sumamente cuestionable.

B. Acción contra registros de marca

Conforme el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, el usuario anterior y continuo de una marca, ya sea en México o en el extranjero, tiene acción para pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la utilizada, que ampare los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho uso hubiese comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro impugnado, o la fecha de inicio de uso asentada en dicha solicitud.

El ejercicio de la acción antes descrita esta sujeta a un plazo de caducidad de tres años, contados a partir del día siguiente de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La acción que establece el artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial es peculiar del sistema mexicano, y tal vez única en el mundo, porque no exige que se demuestre el uso en México. La utilización anterior y continua de la marca en cualquier país del mundo es suficiente para lograr la anulación del registro de marca en México; ni siquiera es necesario demostrar que la marca usada es notoriamente conocida o famosa en México (hay otra acción para esos casos), ni tampoco se requiere reciprocidad con el país donde el uso anterior ha tenido lugar.

II. VENTAJAS DE ASENTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA MEXICANA

Es indudable que las prerrogativas que otorga un registro de marca derivado de una solicitud donde se manifestó una fecha de primer uso son más amplias que aquellas que se hubiesen obtenido de no declarar ninguna fecha.

Es importante recalcar que el asentar una fecha de primer uso de marca no agiliza ni estorba en forma alguna el procedimiento de concesión del registro. Tampoco es necesario acompañar a la solicitud un ejemplo de cómo la marca ha venido siendo usada por el solicitante o pruebas que demuestren la veracidad de la fecha de inicio de uso indicada.

La declaración sobre la fecha de primer uso, o bien su omisión, o la aseveración expresa de que la marca no se ha usado, no puede ser modificada con posterioridad.

1. Defensa del registro de marca en contra de usuarios anteriores

Si un tercero busca impugnar la validez de un registro de marca con base en el uso anterior y continuo de su propia marca, ya sea en México y en el extranjero (como se expuso arriba en el apartado I.B), y la solicitud de la marca impugnada tiene una fecha de primer uso asentada, el tercero deberá demostrar que comenzó a utilizar su marca con anterioridad a la fecha de primer uso declarada en la solicitud del registro impugnado, en vez de la fecha de presentación de dicha solicitud (como ocurriría con un registro marcario “ordinario”).

2. Oponibilidad del registro de marca en contra de nombres comerciales y denominaciones y razones sociales de personas morales constituidas con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca.

Por regla general, el titular de una marca registrada podrá solicitar la declaración de infracción en contra de una persona que use en su nombre comercial, denominación o razón social, la marca registrada sin autorización del titular del registro respectivo, siempre y cuando:

(i) Las actividades del establecimiento identificado con el nombre comercial o de la sociedad identificada con la denominación o razón social se relacionan con los productos o servicios amparados por el registro de marca; y 

(ii) La fecha de solicitud de la marca infringida es anterior a la fecha de constitución de la sociedad infractora o a la fecha de inicio de uso del nombre comercial.

La anterior es la regla general. Sin embargo, si se declaró una fecha de primer uso en la solicitud de la marca infringida, su titular podrá solicitar la declaración de infracción en contra de sociedades constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la marca pero posteriores a la fecha de primer uso asentada.

De forma similar, tratándose de los nombres comerciales, el registro de marca es oponible respecto de establecimientos que comenzaron a usar el nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud pero con posterioridad a la fecha de inicio de uso en México declarada en la solicitud.

Un punto incidental, pero no por ello poco importante, es el relativo a si la acción de infracción en contra de una sociedad por el uso de una marca registrada como parte de la denominación social, y en general de todas las causales de infracción, prescriben o no.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la figura de la prescripción de la acción tratándose de infracciones administrativas, pero el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí la contempla, y señala un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se consumó la infracción, o bien desde la fecha en que cesó la infracción, en el caso de conductas continuas.

Una exposición sobre el tema de la prescripción en materia de propiedad industrial requiere un artículo separado (trabajo en ello). Por el momento, asumiendo que el plazo de prescripción previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fuese aplicable, la pregunta sería ¿desde qué momento debe contarse la prescripción de la acción infracción administrativa en el caso de personas morales que incorporan a su denominación social la marca de un tercero sin autorización, suponiendo desde luego una relación entre las actividades de la persona moral y los bienes o servicios protegidos por la marca registrada? ¿Desde el momento de la constitución, asumiendo la infracción como una conducta consumada? ¿Desde el momento en que la persona moral involucrada cesa de realizar actividades relacionadas con la marca? ¿A partir de la disolución de la sociedad?

Por otro lado, la persona jurídica infractora no se nombró a sí misma. La denominación o razón social es producto del acuerdo de voluntades de los accionistas o socios. Por lo tanto ¿quién usó la marca, y por lo tanto, a quien le sería imputable la conducta infractora? ¿La persona moral, los socios, o ambos?

3. La oponibilidad del registro en contra de usuarios anteriores no autorizados de la marca registrada

Como se ha señalado, la regla general dispone que un registro de marca no es oponible en contra de usuarios de buena fe que comenzaron a usar de manera continua y en territorio nacional, antes de la fecha de presentación de la solicitud, la misma marca o una semejante en grado de confusión, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los amparados por el registro marcario.

Sin embargo, el registro marcario sí será oponible en contra de dichos terceros (sin importar si son de buena o mala fe) que comenzaron a explotar la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, para identificar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por el registro marcario, si al momento de solicitar el registro se asentó una fecha de primer uso del signo distintivo, y dicha fecha es anterior a aquélla en que el tercero comenzó a utilizar el signo distintivo.

III. LOS RIESGOS DE MANIFESTAR UNA FECHA DE PRIMER USO EN LA SOLICITUD DE MARCA

Desde luego, las ventajas que brinda la posibilidad de reivindicar una fecha de inicio de uso en la solicitud de marca no podían estar exentas de un cierto riesgo: la vulnerabilidad del registro de marca resultante a la nulidad por datos falsos contenidos en la solicitud.

El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que será nulo el registro que se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud. Los datos cuya falsedad puede conducir a la nulidad son cualquiera de los que se pueden asentar en la solicitud: domicilio o establecimiento de solicitante, nacionalidad, nombre, y desde luego, la fecha de primer uso.

La acción de nulidad antes descrita tiene un plazo de caducidad de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuando un interesado solicita la nulidad de un registro de marca, alegando que fue concedido con base en datos falsos contenidos en la solicitud, y concretamente la fecha de primer uso, la carga de la prueba recae en el titular de la marca, quien debe demostrar la veracidad de lo asentado en la solicitud.

Las instancias jurisdiccionales pueden ser extremadamente demandantes por lo que hace a demostrar una fecha de inicio de uso de marca, por lo que la carga de prueba llega a ser muy complicada.

Sin embargo, existe un precedente aislado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que establece que si la fecha de primer uso resulta inexacta por una diferencia de unos días, y que las pruebas acreditan que el propietario del registro de marca impugnado comenzó a utilizar la marca con mucha anterioridad al demandante, el registro no debe ser anulado. Aunque concuerdo con la justicia implícita en la resolución del TFJFA, el fallo no resulta totalmente consistente con la norma, toda vez que ésta no hace las distinciones que el tribunal efectuó.

En general, se recomienda verificar que la fecha de primer uso que se va a asentar en una solicitud de marca se encuentre apoyada en pruebas documentales (fundamentalmente una factura expedida por el solicitante) que permitan demostrar su veracidad, en caso de que resultase necesario.

Por otro lado, si el solicitante no tiene la certeza de que la marca se hubiese usado en México, o simplemente no tiene prueba alguna para demostrarlo, lo más usual es sugerir no hacer ninguna manifestación acerca del uso de la marca, o indicar que la marca no se ha usado.

Es importante insistir en que el uso de la marca por parte de personas diferentes al solicitante, tales como socios o sociedades relacionadas, no debe ser reivindicado a favor del que pide el registro de marca, por regla general.

Algunos tips:

(1) Si el solicitante ha utilizado la marca en México, pero para identificar bienes o servicios distintos de los enlistados en la solicitud de registro, no debe asentarse fecha de primer uso.

(2) En mi opinión, si el solicitante ha usado la marca en solo uno o alguno de los producto o servicios enlistado en la solicitud de marca, pero no en todos, es factible manifestar fecha de primer uso, y dicha reivindicación surtirá efecto en beneficio de todos los producto o servicios amparados por el registro.

Lo anterior, es mi posición personal, ya que la legislación no hace dicha aclaración, y hasta donde tengo conocimiento, no se han publicado precedentes que afirmen o nieguen mi postura.

(3) Soy de la opinión de que manifestar expresamente que una marca no se ha usado, o simplemente no asentar nada (la ley presume que la marca no se ha usado), cuando lo cierto es que sí ha sido explotada por el solicitante, no constituiría un dato falso que vicie de nulidad el registro de marca.

Desde mi perspectiva, señalar que la marca no se ha usado o no hacer manifestación alguna sobre el uso, a pesar de que el solicitante sí la ha usado, constituye una renuncia perfectamente legítima y válida al derecho de reivindicar una fecha de primer uso, y la misma no afectaría negativamente a ningún tercero.

Desde luego que las posiciones que tomamos los profesionales son siempre debatibles, especialmente ante la ausencia de precedentes jurisdiccionales publicados o normas legislativas que nos orienten claramente, por lo que sería deseable que los tribunales dieran a conocer sus fallos cuando les corresponda resolver controversias centradas en cuestiones como las antes expuestas.

* Ver Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, época VI, Año I, No. 11, Noviembre 2008, pág. 587. El fallo de alguna manera confirma un precedente aislado de 1990 sostenido por un tribunal colegiado de circuito acerca de la necesidad de demostrar mala fe por parte del solicitante de la marca donde se asentó un supuesto dato falso (Semanario Judicial de la Federación, 8ª. Época, Volumen VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre 1990, página 198).

Se ha vinculado la sanción impuesta a ‘Starbucks’ con la contravención a las normas protectoras de la propiedad intelectual, erróneamente; este asunto no esta relacionado con la propiedad intelectual o el derecho de autor, sino con la singular normatividad que tenemos en México con relación a los monumentos y piezas precolombinas.

El uso de las imágenes y figuras representativas de monumentos, objetos y arte prehispánicos están regulados por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (Ley de Monumentos). El artículo 27 de la Ley define como monumento arqueológico a “los bienes muebles e inmuebles, productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

La reproducción de los monumentos arqueológicos con fines comerciales debe hacerse con autorización del INAH, y previo el pago de los derechos correspondientes.

Como se señaló anteriormente, dicha tutela no se relaciona con la protección y retribución a los autores; los autores de las obras prehispánicas, en su mayoría anónimas, fallecieron hace siglos y sus creaciones ya no son objeto de la protección del derecho de autor, es decir, pertenecen al dominio público. Paradójicamente, no obstante tratarse de obras del dominio público, la Ley de Monumentos restringe su libre reproducción por cuestiones de orden público, concretamente “la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. En todo caso, habría que preguntarse si restringir la libre reproducción de los monumentos arqueológicos y sus imágenes, que indudablemente pertenecen al dominio público desde la perspectiva del derecho intelectual, abona en algo a los fines de la legislación.

Tampoco debe perderse de vista que el derecho que establece la Ley de Monumentos y la Ley Federal de Derechos por la autorización de la reproducción de los monumentos arqueológicos (independientemente de la identidad del propietario del bien reproducido) es en beneficio del gobierno federal, y no constituye una regalía a favor del autor o sus herederos o causahabientes de cualquier orden (comunidades, grupos étnicos).

Lo anterior no implica que no pueda existir un derecho de autor involucrado en la reproducción de una pieza arqueológica, o que se establezca algún tipo de censura en perjuicio de los autores. Ciertamente, no hay impedimento para que cualquier persona reproduzca un monumento arqueológico por cualquier medio (fotografía, escultura, dibujo, etc.), y dicha reproducción gozará de la protección del derecho de autor, en lo que tenga de original. Sin embargo, para que la explotación comercial de una obra así producida sea lícita en México, requerirá de la autorización del INAH, además de la del autor de la obra.

Es importante recalcar que la Ley de Monumentos no es aplicable extraterritorialmente; es decir, sus efectos se limitan al territorio de la República Mexicana. Si una persona decidiera reproducir y comercializar la imagen de un monumento arqueológico fuera de México, no habría nada que legalmente pudiera hacer el INAH para supervisar dicha reproducción o exigir el pago del derecho correspondiente. Cosa diferente sucedería con los derechos autorales del autor de la reproducción, quien podría hacerlos valer incluso fuera de nuestras fronteras, conforme a la legislación aplicable en cada país.

Finalmente, declino comentar acerca de la responsabilidad de Starbucks, como vendedor de las tazas infractoras, y del proveedor de las mismas, por la violación a la Ley de Monumentos, ya que no poseo suficiente información acerca del caso concreto. Sin embargo, la autorización del INAH es aspecto que deberían cuidar todas aquellas empresas que, de una forma u otra, lucran con las imágenes de las piezas arqueológicas. La explotación comercial de las imágenes y reproducciones de los monumentos arqueológicos localizados en territorio nacional es lícita, pero deben tomarse las medidas apropiadas.

El amicus brief se relaciona con una figura jurídica del common law anglosajón llamada amicus curiae. La expresión latina amicus curiae significa, literalmente, “amigo del tribunal”, y en derecho estadounidense, se define como una persona que no es parte en un proceso pero que presenta, espontáneamente o a petición del mismo tribunal, una opinión sobre la acción materia del juicio, en atención a que esa persona tiene un fuerte interés en la materia*.

El “amigo del tribunal” debe ser neutral. Su interés en la controversia no se relaciona con los intereses de las partes contendientes, sino con la materia misma de la contienda, y en tal virtud tiene una pretensión para que el fallo se dicte en un determinado sentido. La opinión formulada por el “amigo del tribunal” se denomina en inglés amicus brief y yo lo he traducido al español como “amigable opinión”.

Hasta donde yo sé, la figura del amicus curiae no es utilizada en México; sin embargo, para quien quiera ahondar en esta figura desde la perspectiva del sistema romanista, existe un estudio bastante completo y muy formativo del jurista argentino Víctor Bazán en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, número 20041, año 2004, y consultable en línea.

Regresando a nuestro asunto concreto, el boletín de INTA afirma que el propósito de la “amigable opinión” es convencer al TFJFA, y concretamente a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, de “anular una resolución emitida por el IMPI e interpretar la ley en el sentido de reconocer a los titulares mexicano de marcas el derecho a solicitar la nulidad de un registro con base en la mala fe (del solicitante), un derecho actualmente establecido en favor de los propietarios extranjeros de marcas.”

La publicación no pudo menos que llamar mi atención. Desde luego, resultaba interesante enterarse que una organización tan prestigiada como INTA se involucraba en un caso de marcas mexicano, pero principalmente porque el objeto de la “amigable opinión” expresado en el boletín no me hacía mucho sentido.

La edición de The Trademark Reporter (Vol. 99 Julio-Agosto, 2009, No. 4) publicado por INTA y disponible tanto en papel como en línea para los miembros de INTA, reproduce, en inglés, la “amigable opinión” presentada a nombre de INTA con el TFJFA.

La “amigable opinión” esta relacionada con un conjunto de juicios contencioso administrativos derivados de tres solicitudes de declaración administrativa de nulidad promovidas ante el IMPI en contra de tres registros de marca diferentes, y con la interpretación de la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial; el demandante fue la conocida empresa mexicana de restaurantes Grupo Anderson’s, S.A. de C.V. (Grupo Anderson’s).

Las marcas objeto de las solicitudes de nulidad amparan el dibujo de una rana, para identificar vestuario; su titular era la sociedad mercantil mexicana Tiendas Oficiales, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” omite precisar los registros de marca impugnados, pero después de algunas búsquedas, sospecho que se trata de los registros mexicano de marca números 743,437 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 25) y 804,371 DISEÑO DE ROSTRO DE RANA (Clase Internacional 35).

Casualmente, en abril de 2008, Tiendas Oficiales, S.A. de C.V. transfirió los derechos sobre las marcas antes mencionadas a una sociedad mercantil mexicana denominada Grupo Serigráfico, S.A. de C.V.

La “amigable opinión” hace mención de una registro de marca en la Clase Internacional 27 –algo curioso, dado que es una marca dirigida a distinguir fundamentalmente vestuario- para el DISEÑO DE ROSTRO DE RANA, pero las búsquedas que llevé a cabo no revelaron de qué marca podría tratarse. Desde luego, sería posible hacer una búsqueda más exhaustiva para tratar de determinar a qué marca en Clase 27 se refiere la amigable opinión, pero exige una inversión de tiempo y recursos que, por ahora, no me interesa efectuar.

La legislación mexicana

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene cinco fracciones donde se establecen las causales básicas de nulidad de un registro de marca en México:

I. Registro concedido en contra de alguna disposición de la Ley de la Propiedad Industrial y otros ordenamientos, incluyendo tratados internacionales, vigente en la fecha de expedición del registro.

II. Uso anterior, en México o en el extranjero, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuado dicho uso haya sido continuo y haya comenzado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en México o a la fecha de primer uso asentada en la solicitud.

III. Registro otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

IV. La existencia de un registro previamente otorgado, para una marca idéntica o semejante en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios.

V. Registro, por parte del licenciatario, agente, representante o distribuidor, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una registrada en el extranjero, siempre y cuando no exista autorización expresa del titular de la marca. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La “amigable opinión” expone que la solicitud de nulidad en contra de las marcas registradas por Tiendas Oficiales se sustentó en las causales de nulidad previstas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, cuando se solicita la anulación de un registro de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario demostrar que el licenciatario, agente, representante o distribuidor del legítimo propietario del signo distintivo registró, sin autorización, dicha marca en México, o una semejante en grado de confusión, y además que dicha marca ya se encontraba registrada en el extranjero. Siendo la falta de autorización un hecho negativo, la carga de la prueba se revierte en el licenciatario, agente, distribuidor o representante demandado, quien debe demostrar haber contado con la autorización correspondiente.

La “amigable opinión” señala que el IMPI negó la anulación de los registros de marca de Tiendas Oficiales sustentada en las fracciones i, II, III y IV del artículo 151, de la ley de la Propiedad Industrial, sin resolver acerca de las causales de nulidad fundadas en la fracción V de dicha disposición.

Dicha omisión sería suficiente por sí sola para que el TFJFA anule la resolución del IMPI, y entre al estudio del fondo de las causales de nulidad que el IMPI se abstuvo de analizar.

La “amigable opinión” sostiene que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es discriminatoria de las personas físicas y morales mexicanas, en virtud de que “un registro de marca puede ser anulado con base en que fue otorgado de mala fe sólo cuando interviene un titular extranjero de marca. De esta forma, el propietario de un registro mexicano de marca no tiene acción en contra del agente, representante, licenciatario o distribuidor que solicite el registro de una marca idéntica, o semejante en grado de confusión, a su propio nombre y sin consentimiento”.

Adicionalmente, la “amigable opinión” señala que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contraria a los artículos 1º de la Constitución General (garantía de igualdad), 41, párrafos 2 y 3, y 62, párrafo 4, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1708 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN).

Una vez leída la versión en inglés de la amigable opinión, encuentro que los argumentos (agrupados en tres “consideraciones”) y conclusiones expuestas en ese documento son infundados.

Antes de continuar, me parece pertinente aclarar que no tengo interés en este asunto; no defiendo ni patrocino, (ni me patrocina) ninguna de las partes en esa contienda. Ignoro si las resoluciones que el IMPI emitió son legales o justas. Lo que lleva a escribir este artículo es hacer constar que lo que la “amigable opinión” de INTA asevera acerca de nuestra ley, y que ha se ha divulgado a nivel internacional en atención a que The Trademark Reporter es distribuido por todo el mundo, es incorrecto.

Primera consideración, relacionada con la ausencia de una acción disponible para las personas de nacionalidad mexicana para impugnar los registros de marca solicitados y obtenidos de “mala fe”.

La primera consideración es infundada

La fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial proporciona una protección especial a los titulares de marcas registradas en el extranjero en contra del registro desleal, por parte de sus licenciatarios, agentes, distribuidores y representantes, independientemente de la nacionalidad de dichos titulares.

Es esencial no perder de vista que México es un país en el que el derecho de exclusividad sobre la marca se obtiene a través del registro; no existen los derechos de common law como en los sistemas de tradición anglosajona.

En mi opinión, el derecho de exclusividad sobre las marcas es un derecho real, y la fuente del dicho derecho real es un acto administrativo, concretamente el registro de la marca.

El usuario de una marca que no se encuentra registrada, pero que se usa en México, no se considera propietario del signo distintivo, y por lo tanto, la protección que la ley prevé a su favor es bastante más limitada que en el caso de la marca registrada. La posibilidad de disfrutar y disponer, en México, de una marca no registrada se encuentra severamente limitada por la ausencia de registro.

Ahora bien, conforme el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca puede ser objeto del contrato de licencia en México, sólo si se encuentra registrada o, al menos, en etapa de solicitud de registro de marca**. La limitación de la ley es lógica, toda vez que no es posible transmitir el derecho a usar un bien intangible del que no se es propietario, o no existe al menos la expectativa razonable de que se será propietario.

Tomando en cuenta lo anterior, si el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de una marca intentara registrar una marca que es idéntica o semejante en grado de confusión a una marca previamente solicitada o registrada para los mismos o similares productos o servicios, el registro o solicitud de marca anterior de dicho propietario de marca debería bloquear la pretensión del licenciatario o distribuidor (si no existe el registro de marca, o al menos la solicitud, no podríamos hablar ni de licenciatarios ni de propietarios afectados).

Ahora bien, el IMPI no está exento de incurrir en errores. Suponiendo que el licenciatario, distribuidor, agente o representante del propietario mexicano de la marca, obtuviera el registro para un signo distintivo idéntico o semejante en grado de confusión a la marca del propietario afectado, para los mismos o similares artículos o servicios, éste tendría acción para pedir la anulación del registro obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante desleal, con base en las fracciones I (argumentando la existencia de la solicitud de marca anterior), II (uso anterior y continuo de la marca) o IV (invocando la existencia del registro de marca anterior), independientemente de que el licenciatario o agente hubiese actuado de buena o mala fe.

En derecho mexicano, si la marca registrada por el licenciatario, distribuidor, agente o representante no es idéntica o semejante en grado de confusión a la del licenciante, representado o productor o no tiene por objeto amparar los mismos o similares productos o actividades que los cubiertos por la marca de estos últimos, entonces no existe lesión a los derechos de exclusividad del licenciante, representado o productor. El licenciatario, distribuidor, agente o representante no estaría registrando la marca del licenciante, representado o productor porque sencillamente no sería su marca, ya sea porque es diferente o porque los bienes o actividades que distingue son distintas (De hecho, de acuerdo a lo asentado en la amigable opinión, ésta parece ser la razón por la que el IMPI negó la nulidad de las marcas de Tiendas Oficinales solicitada conforme el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial).

Sin perjuicio de lo anterior, si un licenciatario, agente, representante o distribuidor registrara una marca idéntica o semejante a la del licenciante o productor, para amparar servicios o productos diferentes a los protegidos por el registro de marca de dicho licenciante o productor, sería posible anularla si la marca de éstos fuera notoriamente conocida o famosa en México. Sin embargo, la nulidad del registro de la marca del licenciatario, agente, distribuidor o representante no emanaría de la violación a los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, sino del acto de competencia desleal implícito en el registro de una marca notoriamente conocida o famosa por alguien sin derecho a ello.

Ciertamente, la causa de nulidad prevista en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial brinda una ventaja sobre los supuestos de las fracciones II (uso continuo anterior) y IV (registro anterior en México) del mismo artículo. La ventaja esta referida a los plazos de prescripción de las acciones de nulidad. Mientras que la nulidad de un registro de marca fundada en las fracciones II y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial debe promoverse dentro de los tres y cinco años siguientes a la fecha de publicación del registro, respectivamente, la causa de nulidad sustentada en la fracción V del mismo numeral, no tiene plazo de prescripción.

En todo caso, aunque la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 151, fracción V, de la Ley de ala Propiedad Industrial, puede ser invocada únicamente por los propietarios de marcas registradas en el extranjero, cuando los licenciatarios, distribuidores, agentes o representantes obtienen, sin autorización, un registro de marca en México para dichas marcas ya registradas en otros países, ello no implica de forma alguna que un mexicano esté impedido para hacer valer la citada causal de nulidad, toda vez su ejercicio no depende de la nacionalidad del promovente, sino de la existencia de una marca registrada en el extranjero, independientemente de que su titular sea mexicano o extranjero.

Segunda consideración, relacionada con que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, es contrario a la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

La segunda consideración es infundada

Como se explicó anteriormente, la hipótesis de nulidad del artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, puede ser hecha valer por cualquier titular de una marca registrada en el extranjero, independientemente de su nacionalidad.

El trato que dispone la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es idéntico para todas las personas que se coloquen en el supuesto. Por ejemplo, si la Ley de la Propiedad Industrial estableciera diferentes plazos de prescripción de la acción, dependiendo de la nacionalidad del demandante, entonces sería posible argumentar un trato discriminatorio, contrario a la Garantía de Igualdad, pero no sucede así en nuestro caso.

Tercera consideración, relacionada con el cumplimiento de los tratados internacionales.

La “amigable opinión” afirma que la Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores son de mayor jerarquía que las leyes federales, concretamente la Ley de la Propiedad Industrial y “de igual jerarquía que la Constitución”.

Desde luego, la anterior posición acerca de la jerarquía de los tratados internacionales respecto de la Constitución carece por completo de sustento.

Si bien es cierto que el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, a través de un criterio de 1999 confirmado en 2007 y que no constituye jurisprudencia aún, que los tratados internacionales son normas de mayor jerarquía que las leyes federales y estatales***, interrumpiendo una jurisprudencia anterior que les reconocía igual nivel, la Corte nunca afirmó que los tratados internacionales fueran de la misma jerarquía que la Constitución Federal. Conforme el artículo 133 de nuestra Ley Fundamental, la Constitución Federal es la Ley Suprema, y todas las demás normas le están subordinadas, incluyendo todos los tratados internacionales, sin importar su materia****.

Aclarado lo anterior, puedo comentar la posición sostenida en la “amigable opinión” acerca de la supuesta inconsistencia entre el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y las obligaciones que establecen los tratados internacionales.

Tanto ADPIC como ALCAN exigen que los países parte de dichos tratados concedan a los interesados con procedimientos y formalidades razonables que sean justos y equitativos. Desde mi punto de vista, la legislación actual mexicana sí establece procedimientos razonables y equitativos. No me parece que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que protege a los titulares –mexicanos o no- de marcas registradas en el extranjero, pueda ser considerado injusto, contrario a la equidad o poco razonable.

Mi opinión es que el todos y cada una de las fracciones del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo la fracción V, establecen supuestos razonables (y a veces más que razonables) para la anulación de registros de marca, como lo pide el artículo 1708 de ALCAN, ejercitables dentro de plazos razonables, siendo que el plazo de prescripción más corto es tres años, mientras que la acción de nulidad sustentada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial puede ejercitarse en cualquier tiempo.

Contrario a lo sostenido por la amigable opinión, tampoco veo que el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, sea contrario al principio de trato nacional previsto en el artículo 3 de ADPIC y 1703 del ALCAN.

Todas las personas, físicas y jurídicas, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, tienen derecho a solicitar la nulidad de un registro mexicano de marca con fundamento en el artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, siempre y cuando acrediten la actualización de los supuestos que integran la hipótesis normativa, y concretamente que prueben ser titulares de un registro de marca otorgado en otro país, reiterando que es irrelevante si dicho titular es mexicano o extranjero.

Ahora bien si el demandante, mexicano o extranjero, fuera titular de un registro de marca mexicano, entonces podría pedir la anulación del registro marcario deslealmente obtenido por su licenciatario, distribuidor, agente o representante, pero con fundamento en una disposición diferente al artículo 151, fracción V, de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, y que sería la fracción IV del mismo numeral.

Es cierto, como señala la amigable opinión, que cuando hay discrepancias entre una ley federal (o estatal) y un tratado internacional, el tratado internacional debe prevalecer, por lo que los tribunales (y el IMPI) debe aplicar los disposiciones del tratado internacional, siempre y cuando dicho tratado internacional establezca un derecho subjetivo concreto a favor del interesado exigible ante una autoridad mexicana.

Por ejemplo, la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (vigente hasta 1976) no establecía la protección para las marcas de servicios. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las marcas de servicio eran protegibles y registrables en México, mediante la aplicación directa de las disposiciones del Convenio de París*****, entendiendo que dichas disposiciones establecían un derecho subjetivo en favor del gobernado y exigible a la Oficina Mexicana de Marcas de esa época.

Sin embargo, ningún tribunal, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede modificar una ley para ajustarla a un tratado internacional. Los órganos del Poder Judicial Federal pueden dejar sin efectos una disposición legal, pero no pueden reformar la ley.

La “amigable opinión” le pide al TFJFA que interprete la Ley de la Propiedad Industrial de forma armónica con los tratados internacionales, en el sentido de “que no se limita la nulidad de los registros de marca obtenidos de mala fe sólo a los casos en que se involucran titulares extranjeros de marcas”.

Como dije antes, la Ley de la Propiedad Industrial no limita el ejercicio de la acción de nulidad contemplada en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial a los titulares extranjeros de marcas, sino a los titulares de marcas registradas en el extranjero, que no es lo mismo.

Por otro lado, contrario a lo que sugiere la amigable opinión, ni ADPIC ni ALCAN establecen que los titular de un registro marcario tengan derecho a invalidar otro registro de marca porque éste hubiese sido obtenido por el licenciatario, distribuidor, representante o agente de dicho titular, y que un registro así logrado debe presumirse obtenido de mala fe. Por lo tanto, no hay derecho subjetivo previsto en un tratado internacional que pudiera ser aplicado directamente por el TFJFA en favor de alguna de las partes.

Si la ausencia de una disposición legal en México, estableciendo una causal de nulidad como la descrita en el párrafo que antecede, fuera considerada como violatoria de las obligaciones del Mexicano para proporcionar a los interesados procedimientos equitativos y justos, o prever oportunidades razonables para invalidar un registro de marca mexicano (posición con la que yo no estaría de acuerdo), no estaría en manos de los tribunales poner remedio a tal situación, al menos no en nuestro marco constitucional actual. Sería el Congreso de la Unión la encargada de reformar la legislación para ampliar las causales de nulidad establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial. Mientras tanto, la supuesta falta de cumplimiento por parte de México de las obligaciones impuestas en los tratados internacionales sería fuente de responsabilidad internacional.

No debe dejarse de mencionar que el artículo 6 Septies del Convenio de París establece el derecho a pedir la anulación de un registro de marca solicitado por el agente o representante del titular de la marca, sin su autorización, sin distinguir si dicho titular debe tener su marca registra en México o en extranjero. La disposición no hace ninguna referencia a los licenciatarios, por lo que sería sumamente cuestionable extender esta causa de nulidad a los registros marcarios obtenidos por licenciatarios, como en el caso de Grupo Anderson’s.

Conclusiones

La afirmación contenida en la amigable opinión, en el sentido que el titular mexicano de una marca previamente registrada no tiene derecho, a diferencia de los titulares extranjeros de marcas, para impugnar la validez de un registro obtenido con posterioridad para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, obtenida de mala fe, es errónea. Tanto mexicanos como extranjeros gozan de este derecho, siempre y cuando sean titulares de una marca registrada en otro país, y que el registro de marca impugnado en México haya sido obtenido por el licenciatario, agente, distribuidor o representante sin autorización del titular del registro extranjero de marca. Esta acción es adicional a la más general que tiene cualquier titular de un registro marcario mexicano a impugnar la validez de un registro posterior para una marca idéntica o semejante en grado de confusión, aplicable a los mismos o similares bienes o actividades, sin importar si hubo buena o mala fe por parte del solicitante de la marca posterior.

No ha duda que sería saludable una reforma al artículo 151, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, que proporcione una protección ampliada a los titulares de marcas registrada en México y en el extranjero en contra de los registros de marca obtenidos de mala fe por parte de sus agentes, distribuidores, licenciatarios y representantes. Sin embargo, es indudable que el actual artículo 151 ya otorga acción a todos los titulares de una marca registrada o solicitada en México, ya sean mexicanos o extranjeros, (e incluso a los usuarios anteriores de una marca no registrada en México) a pedir la nulidad de cualquier registro posterior de marca que implique una invasión de los derechos de exclusividad previamente otorgados.

* Black’s Law Dictionary, Second Pocket Edition, 2001, West Group, página 35 (traducción libre)

** El que una marca solicitada pero pendiente de registro sea objeto de un contrato de licencia presenta ciertos problemas muy interesantes desde una perspectiva estrictamente obligacional. En otro artículo abordaremos este tema.

*** TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

**** SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, página 6).

***** Jurisprudencias por contradicción de tesis: CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 23) y MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA OBLIGADA A REGISTRARLAS (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72 Tercera parte, página 25).