La legislación mexicana es completamente omisa en cuanto a la regulación de los contratos de coexistencia de marcas y las llamadas “cartas de consentimiento”. No obstante, estos instrumentos jurídicos son utilizados ampliamente en México para prevenir o superar las objeciones que plantea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a solicitudes de registro de marca relacionadas con la existencia anterior de una marca registrada o solicitada idéntica o semejante en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que debe negarse el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios. No obstante lo anterior, la misma disposición autoriza a los titulares de marcas registradas la inscripción de marcas idénticas a la ya registrada para proteger bienes o servicios similares a los amparados por el registro anterior.

Por otro lado, la actitud del IMPI hacia las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas se ha endurecido en los últimos dieciocho meses, a tal grado que cabe preguntarse si este tipo de actos jurídicos son realmente eficaces en México.

En términos generales, las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas tienen dos objetivos fundamentales:

a) Que el IMPI desestime una objeción fundada en la existencia de una arca registrada o solicitada anterior, perteneciente a un tercero, denominada en la práctica ‘cita de anterioridades’; y

b) Prevenir o transigir una controversia de marcas entre dos personas diferentes.

Con frecuencia, los especialistas en materia de propiedad industrial privilegian la función ‘administrativa’ de la carta o contrato (como un medio para convencer a la autoridad administrativa de desestimar una cita de anterioridades), y conceden poca importancia al aspecto contractual del acto, pasando por alto definir cuáles son los derechos y obligaciones de las partes.

Efectos de las cartas de consentimientos y los contratos de coexistencia de marcas con relación al IMPI

Como indiqué anteriormente, no existe en México una regulación específica de los contratos de coexistencia de marcas y de las cartas de consentimiento. Desde luego, el que se trate de contratos atípicos no afecta en nada la licitud per se de ese tipo de actos y de las obligaciones que de ellos derivan. Sin embargo, precisamente su falta de regulación ocasiona que la voluntad manifestada en tales instrumentos no sea vinculativa para el IMPI.

El artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial señala que uno de los objetivos de la Ley es proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ésta o que constituyan competencia desleal. Ese mismo numeral también dispone que la Ley se propone “propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme los intereses de los consumidores”.

De la revisión de las diversas fracciones que componen el artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial, puede afirmarse existen tres distintos ámbitos de protección en los que incide la Ley de la Propiedad Industrial:

(a) El ámbito estrictamente privado, donde se tutelan de los derechos de los propietarios de los diversos derechos de propiedad industrial.

(b) El ámbito colectivo de protección de intereses de grupos, como los consumidores. También estarían incluidos aquí los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, agricultores y cualquier otro conjunto de agentes económicos definidos según diferentes criterios.

(c) El ámbito del interés público, inherente a la actuación de la Administración. En el campo de la propiedad industrial, el interés público se vincula principalmente con el proceso de libre competencia, sin limitarse a éste.

Siempre existe tensión entre el interés privado, el interés colectivo y el interés público, y cuando dichos intereses no coinciden, la Administración debe favorecer alguno de ellos en detrimento del otro. Cuando el interés colectivo de los consumidores se enfrenta al interés privado de los dueños de la propiedad industrial, es razonable asumir que el interés de los consumidores deba prevalecer sobre el interés de los titulares de los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con lo anterior, desde hace ya varios meses, el IMPI ha venido argumentando que la protección de los consumidores debe tener preferencia sobre los intereses y voluntad de los solicitantes y titulares de las marcas. Por lo anterior, el Instituto ha ido endureciendo su posición respecto a marcas solicitadas que supuestamente contienen elementos engañosos para los consumidores y a los convenios de coexistencia de signos distintivos y cartas de consentimiento.

Como parte de los esfuerzos para proporcionar algo de certeza respecto a la eficacia de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, como instrumentos para mejorar las probabilidades de que una marca solicitada alcance el registro, a pesar de la existencia de marcas previamente registradas o solicitadas semejantes en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, el IMPI ha dado a conocer algunos lineamientos sobre este tema.

Los lineamientos del IMPI no constituyen verdaderas directivas; no son normas administrativas de observancia general y no constan en algún acuerdo o circular que se haya dado a conocer a nivel general. La divulgación de los lineamientos se ha llevado a cabo de forma oral por parte del Director Divisional de Marcas del IMPI en conferencias organizadas por los propios especialistas en la materia. Lo anterior implica que los lineamientos del IMPI pueden hacer más o menos rígidos en cualquier momento y sin advertencia previa.

Básicamente, el lineamiento actual es que el IMPI aceptará una carta de consentimiento o un contrato de coexistencia de marcas, para desestimar una cita de anterioridades, en los siguientes casos:

(i) Marcas semejantes que protegiendo los mismos o similares productos o servicios, si el elemento distintivo de una de las marcas no este incluido en la otra marca; y

(ii) Marcas idénticas para amparar productos o servicios similares, siempre y cuando los productos o servicios enlistados en la marca solicitada no se encuentren implícitamente incluidos en el registro/solicitud de marca anterior, o viceversa.

Por otro lado, el IMPI rechazará las cartas de consentimiento en los siguientes casos:

(a) Marcas idénticas que amparen los mismos productos o servicios. Una marca mixta será considerada idéntica a una marca nominativa si comparten la misma palabra.

(b) Marcas que compartan el mismo elemento distintivo y para proteger, de forma implícita o expresa, los mismos productos o servicios.

Este último lineamiento ha causado graves inconvenientes a las empresas que permiten a diferentes entidades bajo su control, o pertenecientes al mismo grupo, registrar marcas que comparten el mismo signo distintivo para aplicarlas a sus áreas de negocio específicas, toda vez que el IMPI esta negando dichas solicitudes de marca, incluso cuando el solicitante exhibe un contrato de coexistencia de marcas o una carta de consentimiento firmada por el propietario de las marcas anteriores.

De forma ejemplificativa, y realizando una búsqueda rápida en la base de datos en línea del IMPI, encontré que el 20 de febrero de 2009, el IMPI negó la solicitud de marca número 919,139 “ILT ON SITE”, presentada por una persona jurídica mexicana, para amparar “negocios inmobiliarios”, debida a la existencia de un registro anterior (No. 982,020) para la marca “ILT”, que también cubría “negocios inmobiliarios”. El IMPI negó la solicitud, a pesar del hecho que el propietario de la marca anterior era accionista del solicitante y que firmó una carta de consentimiento, manifestando su conformidad con que la sociedad registrara la marca “ILT ON SITE”.

Cuando el IMPI decide que la carta de consentimiento o contrato de coexistencia de marcas es insuficiente para desestimar la cita de anterioridades, lo común es que no gire una nueva comunicación, informando acerca de la determinación y reiterando la anterioridad, sino que emite la resolución final, negando el registro solicitado.

Si el IMPI niega la solicitud de marca, las únicas alternativas viables para el solicitante son los medios de impugnación que señalan las leyes aplicables: Recurso de Revisión Administrativa ante el superior jerárquico, dentro del propio IMPI, del servidor público que decidió negar la marca (frecuentemente una pérdida de tiempo y recursos); Amparo Indirecto ante un Juzgado de Distrito; o Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); esta última instancia es la más frecuente para combatir las resoluciones del IMPI.

Es de destacarse que las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA han emitido sentencias en diversos sentidos acerca de las cartas de consentimiento y contratos de coexistencia, y sus efectos frente al IMPI; no tengo información acerca de cuál es la posición sostenida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA.

Mi conocimiento de la existencia de sentencias contradictorias dictadas por las Salas Regionales Metropolitanas no especializadas del TFJFA se debe a que intervine directamente en dichos juicios. Sin embargo, por lo que hace a los precedentes publicados en la Revista el TFJFA, los únicos dos que he encontrado*, y que no han constituido jurisprudencia aún, sostienen que el IMPI debe negar aquellas solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas, si se piden para amparar los mismos o similares productos o servicios, aún si el titular de la marca citada como anterioridad manifestó su conformidad para que el IMPI otorgara el registro a favor del solicitante.

Por lo tanto, es claro que las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marca no garantizan en forma alguna el otorgamiento por parte del IMPI de un registro de marca; en el mejor escenario posible, se trata de instrumentos que sólo tienden a mejorar las posibilidades de éxito de una solicitud, y siempre que siga los lineamientos dados a conocer por el propio Instituto.

Las consecuencias de las cartas de consentimiento y los contratos de coexistencia de marcas con relación a las partes

Cuando el titular de una marca registrada firma una carta de consentimiento, se trata en ese momento de una declaración unilateral de voluntad, sin generar obligaciones a cargo del beneficiario de la misma. Sin embargo, cuando el solicitante presenta dicha declaración unilateral de voluntad al IMPI, debe entenderse que existe una aceptación tácita de lo expresado en la carta de consentimiento, y en ese momento podemos hablar de la formalización de un contrato, con derechos y obligaciones a cargo de las partes.

Las cartas de consentimiento, una vez perfeccionado el acuerdo de voluntades, y los contratos de coexistencia de marcas son contratos mercantiles (dado que su objeto es una marca, el cual es un bien incorpóreo de naturaleza mercantil) atípicos. A pesar de la falta de un marco normativo que regule las relaciones contractuales entre las partes, reitero que los contratos de coexistencia de marcas y cartas de consentimiento son por regla general lícitos, aunque excepcionalmente su objeto puede llegar a ser ilícito cuando el acto resulte contrario al orden público (por ejemplo, que se inscriban en un contexto de prácticas monopólicas), situación que dependerá del análisis del caso concreto.

La mayoría de las cartas de consentimiento que he tenido oportunidad de revisar, son más o menos vagas acerca de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. En muchos casos, la carta se limita a manifestar que el titular de la marca anterior ‘autoriza’ el registro de la marca del solicitante, para ciertos productos o servicios o para una o varias Clases Internacionales concretas.

Una simple autorización para que un tercero registre una marca debe implicar, cuando menos, algunas obligaciones para la parte suscriptora, y derechos correlativos para el beneficiario. Sin embargo, el profesionista debe, idealmente, procurar que las obligaciones contenidas en cualquier acto, y especialmente en un contrato atípico, sean expresas, evitando en la medida de lo posible las obligaciones implícitas.

En mi opinión, si la carta de consentimiento o el contrato de coexistencia de marcas se limitan a prever una ‘autorización’, el titular de la marca anterior sólo se obliga implícitamente a abstenerse de estorbar las gestiones del solicitante ante el IMPI para obtener el registro de marca pedido. Sin embargo, no habría sustento para afirmar que la ‘autorización’ también impide al titular del registro anterior solicitar la nulidad del registro de marca de la solicitud autorizada, argumentando la lesión de los derechos de exclusividad emanados del registro marcario anterior, toda vez que la renuncia implícita de derechos es inadmisible en un contrato mercantil atípico, conforme a los artículos 2º y 78 del Código de Comercio y 6º y 7º del Código Civil Federal.

Lo anterior es solo un ejemplo de la importancia que el profesional debe dar al aspecto contractual de las cartas de consentimiento y a los contratos de coexistencia de marcas. Adicionalmente, si el solicitante no tuviese éxito en obtener la aprobación del registro de marca, a pesar de la contrato de coexistencia o la carta de consentimiento, dicho instrumento podría ser el único sustento para que el solicitante defienda el uso lícito del signo distintivo sin registro, en caso de que el titular del registro de marca que dio la autorización, o su causahabiente, decidan presentar una solicitud de infracción de marca. Es decir, aún si la carta de consentimiento o el contrato de coexistencia de marcas resultan ineficaces para obtener el IMPI la concesión del registro de la marca del solicitante, las obligaciones y derechos estipulados entre las partes no dejan de ser plenamente válidos y exigibles entre ellas. Por lo anterior, es esencial estar atento a que la carta de consentimiento o contrato de coexistencia establezcan de forma expresa los derechos, obligaciones y renuncias de las partes contratantes.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1927. Tesis V-TASR-I-2346.

* Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año VII, Tomo IV, No. 73, Enero 2007, Página 1929. Tesis V-TASR-II-2347.

El 6 de abril de 2009, la oficina mexicana de marcas, denominada Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), recibió la solicitud de marca número un millón.

La marca solicitada es “NOVO DENT”; el solicitante es Jorge Sharon Cohen Cherbowski (nacionalidad mexicana). La marca ampara servicios de blanqueado de dientes.

No obstante lo anterior, lo cierto es que, si bien el IMPI comenzó con su régimen jurídico y denominación actual en 1994, la oficina mexicana de marcas ha recibido mas de un millón de solicitudes de marca a lo largo de su historia.

Por alguna razón que desconozco, en algún momento la década de los ochentas, las autoridades mexicanas decidieron reiniciar el contador de solicitudes de marcas; adicionalmente, las solicitudes de registro de avisos comerciales y de publicación de nombres comerciales se contabilizan por separado.

En cualquier caso, el creciente número de solicitudes de marca depositadas cada año ante el IMPI representa un gran reto para las autoridades de nuestro país, tanto en términos de capacidad operativa como de preparación técnica y profesional.

El IMPI ha realizado inversiones nada despreciables para incrementar susrecursos tecnológicos. Aunque hay que aceptar que las bases de datos y los servicios de información prestados por el IMPI requieren algunos ajustes y mejorías, y que no se vislumbra aún la posibilidad real de llevar a cabo presentación electrónicas de solicitudes de marca y patente, los nuevos servicios en línea para la revisión de archivos y documentos electrónicos merecen un reconocimiento especial.

Desde luego que el IMPI está aún lejos de lo que los usuarios de los servicios desearíamos. Existen numerosas deficiencias operativas, tecnológicas y normativas que deben corregirse, y los examinadores son blanco frecuente de fuertes críticas de parte de los agentes y abogados por los criterios y decisiones adoptadas. Sin embargo, no conozco aún ningún especialista en marcas de ningún país que se sienta satisfecho con los examinadores de su oficina de marcas local.

NIC-México, entidad encargada de la administración de nombres de dominio de primer nivel mx, anunció las etapas en la que se hará la asignación de los nombres de dominio de primer nivel bajo mx directamente (ejemplo: reyesfenig.mx).

Cabe señalar que las políticas de asignación de nombres de dominio en México son bastante flexibles, en cuanto a que no es necesario contar con presencia en México, ni tampoco se requiere que el solicitante sea titular de algún derecho de propiedad industrial vinculado al dominio solicitado.

Primera Etapa

La primera etapa se ha denominado de “pre-registro”, se desarrollará del 1º de mayo de 2009 al 31 de julio de 2009.

Durante este período, NIC-México recibirá las solicitudes de asignación de nombres de dominio bajo “mx” de las personas que, con anterioridad al 1º de marzo de 2009, ya eran propietarias de un nombre de dominio con ccTLD mx (net.mx, com.mx, org.mx, edu.mx o gob.mx), siempre y cuando se trate de nombres idénticos. A este nombre de dominio previamente existente se le denomina nombre de dominio origen

En caso de que recibir más de una solicitud para el mismo nombre de dominio, se le dará preferencia al titular con mayor antigüedad.

Si el nombre de dominio originen del solicitante se encuentra en estado de “suspensión” (por ejemplo, por encontrarse sujeto a una transferencia o en proceso de disputa en materia de nombres de dominio), la solicitud de asignación del dominio bajo mx también será suspendida.

Como se puede observar, la preferencia a obtener los nombres de dominio bajo mx directamente corresponde al titular del nombre de dominio origen más antiguo. Los propietarios de marcas registradas no contarán con ninguna preferencia para obtener los nombres de dominio correspondientes a sus signos distintivos.

Segunda etapa

La segunda etapa se ha denominado de “espera”, y se desarrollará del 1 al 31 de agosto de 2009.

Durante este período, NIC-México no recibirá solicitudes de asignación de dominio bajo “mx” directamente, sino procesará las recibidas durante el “período de pre-registro”.

Cuando el nombre de dominio origen se hubiese encontrado suspendido por estar sujeto a un procedimiento de controversia o a transferencia, NIC-México reservará el dominio “mx”, y procederá a rechazar las demás solicitudes que se hubiesen recibido para el mismo dominio. El dominio bajo mx reservado podrá solicitarse una vez que haya concluido la transferencia del dominio o el proceso de disputa.

Lamentablemente, Las reglas no establecen un plazo para que el titular del nombre de dominio origen solicite la asignación del dominio mx reservado, una vez concluida la transferencia o el procedimiento de disputa.

Tercera etapa

La tercera etapa ha sido denominada de “registro inicial”.

En esta etapa cualquier persona podrá registrar un nombre de dominio bajo mx, sin importar si cuenta con un nombre de dominio origen, siempre y cuando no este reservado, a un precio especial que irá disminuyendo a lo largo de la etapa.

Nombres reservados

Existe un conjunto de nombres que se consideran reservados, y que no podrán ser materia de un dominio bajo mx directamente, excepto en agunos casos por ciertas entidades.

Los nombres reservados son los siguientes:

a. Nombres relacionados con la estructuras y funciones de ICAHN, IANA o de NIC-México

b. Los nombres de dominio de primer nivel genéricos ya existentes.

c. Los nombres formados por 1 o 2 caracteres, excepto que exista un dominio origen anterior al 1 de mayo de 2009.

d. Nombres relacionados con aspectos técnicos de la Internet.

e. Los nombres de las entidades federativas mexicanas.

d. Nombres reservados temporalmente por encontrarse en proceso de transferencia o por se materia de un procedimiento de disputa de nombres de dominio.

Para mayor información, puede consultarse el sitio relacionado con el registro de dominios bajo mx directamente: http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/reopening.jsf.

Network Information Center México, S.C. (NIC México), entidad vinculada con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y encargada de asignar los nombres de dominio de primer nivel con mx, anunció la reapertura de los nombres de dominio mx directos.

Entre 1989 y 1996, los nombres de dominio mexicanos usando sólo mx, como anahuac.mx, estuvieron restringidos a instituciones de educación superior y algunas entidades muy específicas. En 1996, se creó el dominio de primer nivel edu.mx, cerrándose la disponibilidad del dominio de primer nivel mx, y quedando utilizables los dominios com.mx, gob.mx, net.mx, edu.mx y org.mx.

El 28 de enero de 2009, NIC-México informó que los dominios de primer nivel directamente bajo mx estarán nuevamente disponibles a partir de este año

Aunque el mecanismo y reglas de asignación de los dominio de primer nivel directamente bajo mx no esta claro aún, aparentemente tendrá diferentes etapas, iniciando en el mes de mayo de 2009. NIC-MÉXICO aseguró que aquellas personas que ya cuentan con un dominio de primer nivel mexicano, como son com.mx, org.mx, edu.mx, net.mx y gob.mx, gozarán de preferencia para la asignación de los dominios bajo mx directamente.

El comunicado de NIC-México no aclara si los titulares de marcas registradas en México, sin nombre de dominio mexicano, tendrán alguna prioridad para la asignación de dominios directamente bajo mx.

El 5 de enero de 2009 comenzó a funcionar la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), con sede en el Distrito Federal.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la primera instancia en la mayoría de los casos de propiedad intelectual (registros y procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales sobre infracciones y validez de registros).

Para la segunda instancia, el inconforme cuenta con una variedad de posibilidades: (i) el Recurso de Revisión Administrativa ante el propio IMPI (con frecuencia una forma de sólo dilatar el procedimiento); (ii) el Juicio de Amparo Indirecto ante Juzgado de Distrito; (iii) o el Juicio Contencioso Administrativo ante el TFJFA. El juicio contencioso administrativo ante el TFJFA es la instancia más común.

La última instancia seguirá siendo el tribunal colegiado de circuito, ya sea que conozca del procedimiento en amparo directo, recurso de revisón fiscal o recurso de revisión contra sentencia en juicio de amparo.

Como es sabido, la competencia del TFJFA es sumamente amplia, incluyendo una enorme diversidad de áreas administrativas, entre las que podemos enumerar protección al ambiente, responsabilidad administrativa de servidores públicos federales, fiscal, marcas, patentes, derecho de autor, minero, forestal…

Aunque el TFJFA cuenta con Salas regionales distribuidas por toda la República, la mayor parte de la actividad administrativa federal se concentra en el Distrito Federal, donde existen trece Salas Regionales Metropolitanas no-especializadas, con tres magistrados cada una. Adicionalmente, hay una Sala Superior compuesta de once magistrados. Antes del 5 de enero de 2009, una demanda de juicio contencioso administrativo podría ser turnada, más o menos al azar, a cualquiera de las trece Salas Regionales Metropolitanas.

A partir del 5 de enero de 2009, una sola Sala Regional concentrará los juicios contenciosos administrativos vinculados a los actos de autoridad relacionados con propiedad intelectual. La mayoría de los asuntos sobre derechos de propiedad intelectual que ya se encontraban en trámite ante las otras Salas Regionales fueron transferidos a la Sala Regional de Propiedad Intelectual.

No obstante que la mayoría de los personas vinculadas con la propiedad intelectual consideran que la creación de la Sala Regional de Propiedad Intelectual es una avance importantísimo, la vida de esta instancia especializada podría ser breve, por lo que a casos relacionados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se refiere, que constituyen la mayoría (marcas, patentes e infracciones en materia de comercio de derechos de autor).

La competencia del TFJFA para conocer de la impugnación de los actos de autoridad del IMPI nación como consecuencia de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de abril de 2001. Dicha reforma incluyó los actos de autoridad del IMPI dentro de la esfera de regulación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La reforma de 2001, y en general la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, fueron objeto de severas críticas por parte de la mayor parte de los especialistas en propiedad intelectual, dadas las múltiples deficiencias técnicas de esa ley, y particularmente el atípico mecanismo de supletoriedad que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, el cual rompió por completo con las reglas de la supletoriedad prevalecientes en materia civil, mercantil y amparo**.

No obstante la anterior, aprendimos a vivir con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y eventualmente valoramos algunas de las ventajas que conlleva su aplicación, dado su perfil amigable con el particular.

Sin embargo, en noviembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó, con el voto unánime de todas las fracciones parlamentarias, una reforma al artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que excluye la propiedad intelectual del ámbito de aplicación de dicha ley, y como consecuencia, priva de competencia en esa materia al TFJFA.

En mi opinión, se trató de una reforma oscura y a contracorriente. La exposición de motivos de la reforma muestra un precario conocimiento de la materia y la práctica por parte del legislador, de filiación panista, que presentó la iniciativa. El TFJFA no fue consultado, y su Presidente no tenía siquiera conocimiento de la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de las modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativa en la época que anunció la creación de la Sala Regional en Propiedad Intelectual (diciembre de 2007).

La identidad de la persona que alentó la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es un misterio, al menos para mí, y lo único cierto es que, si bien algunos distinguidos colegas han expresado su beneplácito con la reforma, la mayoría de los juristas especializados en esta materia están inconformes. Hasta donde tengo conocimiento, el IMPI no ha asumido ninguna posición respecto al proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero es sabido que los funcionarios de ese organismo público descentralizado estaban descontentos con la aplicación de esa ley a los actos de autoridad del Instituto.

El proyecto de reforma debe ser aún aprobado por la Cámara de Senadores, y posteriormente promulgada por el Presidente de la República. El proyecto tiene más de un año pendiente en la Cámara de Senadores. La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (capítulo mexicano de AIPPI) ha manifestado públicamente su oposición al proyectote reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ya veremos si las objeciones planteadas persuaden a los senadores a rechazar el proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Mientras tato, la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual, ubicada en Ciudad de México, ha comenzado sus labores. En mi opinión, no me parece que la creación de la Sala especializada vaya a solucionar el considerable rezago en la resolución de los asuntos relacionados con propiedad intelectual, ni la frustrante lentitud de muchos –no todos- procedimientos, pero sí abrigo esperanzas de comenzar a ver sentencias de mayor calidad.

* Sugiero revisar las tesis tituladas “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY RELATIVA INCLUYE TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS, LAS RESOLUCIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMO EL DE SUPLETORIEDAD” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.375 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página 1121) y “SUPLETORIEDAD. RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.376 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página: 1142).

** Las reglas generales de la supletoriedad de leyes son expuestas en diversas ejecutorias de los tribunales federales. Una que las explica con claridad es la jurisprudencia titulada: “SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE” (Octava Época; Tesis: I.4o.C. J/58; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Página: 33).

La renovación de los registros de marca constituye un aspecto fundamental del mantenimiento de cualquier portafolio de propiedad intelectual. Tomas las decisiones correctas respecto a renovar o no renovar una marca, permite al titular maximizar el valor de los activos intangibles, y evitar gastos innecesarios.

En esta entrada, explicaré los aspectos básicos acerca de la renovación de registros marcarios en México, y llamaré la atención del lector a dos temas que exigen un cuidado especial cuando el dueño de la marca decide renovarla en nuestro país.

Aspectos fundamentales acerca de la renovación de marcas en México

El registro de marca en México es válido por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente de la fecha de emisión del registro, de la prioridad reclamada o de la fecha de primer uso. El registro puede ser renovado un número ilimitado de ocasiones por períodos de diez años.

La ley mexicana no permite que una solicitud de registro de marca contenga productos o servicios de más de una clase (conforme el Clasificador Internacional previsto en el Arreglo de Niza), por lo que es frecuente que una misma persona sea titular de varios registros de marca para marcas idénticas pero en clases distintas. Adicionalmente, las normas mexicanas son menos restrictivas que las de otros países (particularmente los Estados Unidos) acerca de los bienes o servicios que se pueden enlistar en una solicitud de marca, al permitir al solicitante incluir productos o actividades adicionales a aquellos donde existe una intención real de identificar con la marca, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.

En los casos en que el registro de marca abarca más artículos o actividades que aquellos en que el signo distintivo es efectivamente explotado, la legislación dispone que la marca debe haber sido usada en cuando menos uno de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada para ser susceptible de renovación.

Por ejemplo, si registro como marca ARTURO REYES para ‘servicios jurídicos, niñeras y renta de vestuario (Clase Internacional 45), ‘cosméticos y detergentes’ (Clase 03) y ‘concursos de belleza’ (Clase 41), tendría que presentar tres solicitudes de marca y eventualmente obtener tres registros. Si yo uso la marca para distinguir servicios jurídicos únicamente, dicha utilización sería suficiente para permitirme renovar la marca en la clase 45, en todos los servicios para los que la registré en esa clase, y además renovar la marca en las clases 03 y 41.

El período para renovar un registro de marca es de doce meses; comienza a los seis meses previos a la fecha de vencimiento del registro y concluye a los seis meses posteriores a dicha fecha. Por ejemplo, si la fecha de presentación de una marca fuera del 1 de agosto de 1998, el registro de marca vencería el 1 de agosto de 2008, y la solicitud de renovación de marca podría presentarse entre el 1 de febrero de 2008 y el 1 de febrero de 2009 (existe discusión acerca de si la fecha límite debería ser 2 de febrero de 2009). No hay prórrogas.

Temas controvertidos acerca del la renovación de marcas

(1) Requisito de uso

Aunque no es necesario presentar una representación de la marca como es usada, o una muestra del producto contraseñado con la marca, la legislación mexicana es explícita al exigir que el solicitante de la renovación de la marca manifieste bajo protesta (juramento en otros países) de decir verdad, por conducto de su apoderado, que la marca que se pretende renovar esta siendo usada y que su explotación en México no se ha interrumpido por tres años consecutivos o más.

Las marcas que no se han usado en México en al menos uno de los productos o servicios cubiertos por alguno de los registros de marca existentes para ese signo distintivo no deben ser renovadas.

Es importante aclarar que México no exige el uso continuo de la marca para que proceda la renovación del registro. Sólo una interrupción en la explotación de la marca de tres años consecutivos obstaculizaría jurídicamente su renovación. En este sentido, si el titular de la marca demoró más de tres años, contados a partir de la fecha de registro, en comenzar a usar el signo distintivo, dicha omisión será impedimento para renovar el registro, incluso si la marca hubiese sido usada posteriormente de forma continua.

En mi opinión, las normas mexicanas son muy inconsistentes: Por una lado, permiten la reovación de registros de marca que protegen productos o servicios que nunca han sido distinguidos por la marca (siempre y cuando exista uso en otra clase donde haya una registro para la misma marca), y por el otro, prohíbe la renovación del registro marcario como consecuencia de una brecha de falta de uso de trae años.

También resulta inconsistente que el uso de una marca en una clase sea sufriente para renovar la misma marca en todas las demás clases en las que se encuentre registrada, aunque no se haya usado en éstas, y que al mismo tiempo dicha utilización sea insuficiente para defender la subsistencia de un registro de marca en una clase diferente a aquella donde se ha venido usando, en el caso de una acción de caducidad de marca por falta de explotación de la marca por tres años consecutivos promovida por un tercero (hay que decir que esta situación sigue siendo materia de debate en México)*.

Realizar una declaración bajo protesta de decir verdad respecto de hechos que no son verdaderos puede ser causar de responsabilidad penal en México, e incluso podría involucrar tanto al apoderado que realizó la declaración como a su cliente. Por esa razón, es frecuente que los agentes y abogados de marcas mexicanos (incluyéndome) soliciten a sus clientes una declaración escrita relativa al uso de la marca, para reducir el riesgo de solicitar la renovación de marcas que no han sido utilizadas.

No obstante lo anterior, debo reconocer que, a la fecha, no tengo conocimiento de algún caso en que el ministerio público federal (juez de instrucción en México) hubiese iniciado una averiguación previa (investigación) relacionada con una posible declaración de uso falsa al vinculada a la renovación de una marca, lo cual no significa que el riesgo no exista, sobre todo si se tiene a un oponente hostil.

(2) Tarifa de renovación

Como expresé anteriormente, México no permite que las solicitudes de registro de marca incluyan productos o servicios de más de una clase. Sin embargo, dados el cambio de la antigua Clasificación Nacional a la Clasificación Internacional, y las modificaciones posteriores a ésta última, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) -Oficina mexicana de patentes y marcas- ha reclasificado unilateralmente los bienes y servicios amparados contenidos en el enlistado original, ocasionalmente dando lugar a registros de marca que abarcan más de una clase.

Por ejemplo, los registros de marca ubicados en la antigua clase 46 nacional, que abarcaban ‘alimentos y sus ingredientes’ fueron posteriormente clasificados en las clases 01, 05, 29, 30 y 31 internacionales. Otras reclasificaciones similares han tenido lugar con las modificaciones al Clasificador Internacional de Productos y Servicios o por cambios en los criterios aplicados por los examinadores del IMPI (por ejemplo, bajo la 7a. edición del Clasificador Internacional, las autoridades mexicanas ubicaban los servicios de compraventa al detalle y al mayoreo en la clase 42, en vez de la clase 35).

Ahora bien, la norma que establece la tarifa (tasa) que cobra el IMPI por los servicios y trámites relacionados con propiedad industrial, señala que el pago debe calcularse ‘por clase’. No obstante, la mayoría de los abogados y agentes de marca en México calculan el monto a pagar ‘por registro’.

La diferencia entre calcular el pago ‘por registro’ o ‘por clase’ es irrelevante en la mayoría de los casos, toda vez que a mayor parte de los registros de de marca protegen producto o servicios de una sola clase. Sin embargo, existe un número considerable de marcas registradas que abarcan expresamente productos o servicios de más de una clase

El criterio implícito actual del IMPI (no hay un documento escrito al respecto) es que la tarifa de renovación debe ser calculada ‘por registro’, a pesar de que la norma relativa al pago por la renovación de marcas registradas expresamente dispone que el monto debe calcularse ‘por clase’. Desde luego, si el titular de la marca calcula la tarifa ‘por clase’ y paga un monto mayor al que hubiese resultado si el calculo se hubiese efectuado ‘por registro’, el IMPI aceptará el pago y renovará la marca, pero no efectuará reembolso alguno.

La tarifa por renovar una marca registrada es relativamente alta, por lo que calcularla ‘por registro’ en vez de ‘por clase’ resulta muy atractivo ($2,904.00 Pesos Mexicanos por registro en vez de $2,904.00 Pesos Mexicanos por cada clase incluida en el registro).

Considerando que el IMPI nunca ha objetado el cálculo de la tarifa de renovación ‘por registro’ y que no se han publicado resoluciones en las que se anule la renovación de una marca, la mayoría de los abogados y agentes de marcas en México se sienten confiados con la práctica de pagar una tarifa más baja que la señalada expresamente en la norma, para el caso de registros con clases múltiples.

Sin embargo, la ausencia de precedentes publicados, o jurisprudencia, acerca de la validez de renovaciones donde no se pagó la tarifa en los términos previstos en la norma no implica que no existan riesgos.

El IMPI no tiene competencia para invalidar la renovación de una marca registrada, pero el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) sí la tiene.

Opciones para el pago de la tarifa de renovación en el caso de registros con múltiples clases

Si el monto de la tarifa de renovación calculada ‘por clase’ en vez de ‘por registro’ resulta demasiado elevado, mi sugerencia sería reducirla mediante la limitación de la cobertura del registro mediante la exclusión de una o más clases de las amparadas por el registro a renovar.

En tanto no haya jurisprudencia firme respecto al cálculo correcto de la tarifa de renovación de marca, los titulares de los registro marcarios que amparan más de una clase tienen la disyuntiva entre pagar una tarifa de renovación más alta (o mucho más alta) pero con la certeza de que la renovación no será invalidada por pago parcial, o entregar una cantidad menor y asumir el riesgo. Desde luego que, no podemos soslayar que las posibilidades reales de que un tercero demande la nulidad de la renovación del registro, por el momento, parecen bajas. Consecuentemente, en tanto se trate de una decisión informada y conciente de los riesgos, sigue siendo razonable preferir calcular la tarifa de renovación ‘por registro’.

La protección de las marcas notoriamente conocida en México fue establecida de forma expresa en la Ley de Patentes y Marcas de 1976. Antes de 1976, tenemos pruebas de la aplicación directa de diversas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industria, a fin de llenar los huecos de la legislación local, aunque ninguna de las ejecutorias publicadas hace referencia al tema de las marcas notoriamente conocidas.

El 16 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por virtud del cual se reformaron y agregaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en el campo de las marcas notoriamente conocidas.

Antes de la reforma, sólo había dos maneras para que una marca fuese reconocida como notoriamente conocida en México:

a) Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negaba una solicitud de marca, motivando la negativa en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

No debe pederse de vista, sin embargo, que dada la falta de un procedimiento de oposición a las solicitudes de marca, en casos como el descrito, el titular de la marca notoriamente conocida tenia poca o ninguna injerencia en el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida, y en ocasiones dicho propietario ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de tal circunstancia.

b) Cuando el IMPI anulaba un registro de marca, o resolvía la comisión de una infracción administrativa, como consecuencia de la lesión a una marca considerada como notoriamente conocida en México; normalmente, este tipo de asuntos se tramitaba a instancia del propietario de la marca notoriamente conocida.

Las resoluciones de nulidad e infracción del IMPI no constituyen precedentes obligatorio para la Autoridad (el IMPI puede cambiar de opinión en casos futuros), y no había una publicación o listado especial para difundir las marcas que el IMPI había reconocido como notoriamente conocidas.

No obstante lo anterior, la única manera como el titular de una marca podía proactivamente buscar la declaración de que su marca es notoriamente conocida era iniciado un procedimiento de nulidad o infracción administrativa ante el IMPI, y el titular de la marca notoriamente conocida tenía la carga de probar dicho carácter cada vez que iniciaba un procedimiento.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial promulgadas en 2005, tuvieron por objeto mejorar y dar mayor certidumbre a la protección de las marcas notoriamente conocidas:

(1) Marcas famosas y marcas notoriamente conocidas

La ley ahora distingue entre marcas famosas y marcas notoriamente conocidas.

La principal diferencia es que la marca notoriamente conocida puede obstaculizar la aprobación de una solicitud para una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la notoriamente conocida, sin importar la clase, si la marca solicitada puede ocasionar confusión entre los consumidores acerca del origen del producto o servicio así distinguido, o bien constituye un aprovechamiento ilegítimo del prestigio de la marca notoriamente conocida, o bien puede poner el riesgo la reputación de la marca notoriamente conocida.

En el caso de la marca famosa, ésta obstaculiza las solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, sin importar la clase, e independientemente de que pueda haber riesgo de asociación entre la marca solicitada y la marca famosa o su titular, o un aprovechamiento ilícito del prestigio de la marca famosa, o un peligro de desprestigio para la marca famosa.

De alguna manera, podemos afirmar que la ley establece la presunción iuris et de iure de que los riegos antes mencionados siempre van a existir en el caso de la marca famosa.

Si el IMPI llegara a emitir, ilegalmente, el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida o famosa, el titular de dicha marca notoria o famosa puede solicitar administrativamente la nulidad del registro de marca indebidamente otorgado.

Sin embargo, y mostrando una lamentable falta de técnica legislativa (además de un conocimiento sumamente precario de la materia), el legislador olvidó reformar las disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal para adaptarlas a la introducción de la figura de la marca famosa, de tal suerte que únicamente la imitación de la marca notoriamente conocida está expresamente señalada como causa de infracción administrativa.

(2) El Reconocimiento ad-hoc de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Como se expuso anteriormente, antes de la reforma de 2005, la única forma como el titular de una marca podía activamente obtener el reconocimiento de la misma como notoriamente conocida era solicitando la declaración administrativa de nulidad o infracción, e invocando como causal específica de nulidad o infracción, la imitación de una marca notoriamente conocida.

Con la reforma, además del reconocimiento acerca del carácter notorio o famoso que puede llevar a cabo el Instituto al resolver un procedimiento de declaración administrativa, la ley dispone de un procedimiento y publicación ad-hoc para calificar a una marca de notoriamente conocida o famosa en México.

Los efectos del reconocimiento ad-hoc de notoriedad o fama de una marca se mantienen por cinco años, y se pueden renovar (la norma dice “actualizar”), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

La ley establece una lista bastante detallada, y no limitativa, de las pruebas que debe aportar el interesado en que su marca sea declarada notoriamente conocida o famoso mediante el procedimiento ad-hoc.

Si un tercero estima que el reconocimiento de la notoriedad o fama de una marca fue ilegal, puede impugnar dicho reconocimiento ante el propio Instituto, aunque el legislador olvidó establecer un plazo para dicha acción; tampoco está claro si la solicitud de declaración de nulidad procede únicamente contra la declaratoria de notoriedad o fama, o si también contra las “actualizaciones”.

Tres años después

Han transcurrido más de tres años desde la reforma a la ley, y a la fecha no se ha emitido ninguna declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa usando el procedimiento ad-hoc.

Incluso, durante una exposición en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en marzo en 2008, las Autoridades admitieron que han recibido menos de cinco solicitudes de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa desde la reforma a la ley de 2005.

Debe aclararse, sin embargo, que el IMPI dio a conocer la Tarifa por los conceptos relacionados con el procedimiento ad-hoc de declaratoria de marca notoriamente conocida y marca famosa apenas el 13 de septiembre de 2007, y que el trámite de todas las solicitudes en estos campos presentadas entre el 17 de junio de 2005 y el 13 de septiembre de 2007 fueron mantenidas en suspenso.

En todo caso, no debe suponerse que durante los tres últimos años, las marcas notoriamente conocidas y famosas han carecido de protección o reconocimiento en México; lo que sucede es que dicho reconocimiento se ha dado en el marco de procedimientos litigiosos de nulidad o infracción, no como resultado del procedimiento ad-hoc.

Aparentemente, las razones principales del fracaso del procedimiento ad-hoc de declaratoria de marcas notoriamente conocidas y famosas son las siguientes:

a. Carga de la prueba

Aunque algunos distinguidos colegas insisten que si una marca es verdaderamente notoriamente conocida, no necesitaría de pruebas, o bien que la carga de la prueba deberá ser mínima, lo cierto es que la práctica mexicana exige una considerable cantidad de pruebas para que una marca sea declarada notoriamente conocida, no se diga famosa.

En el caso de la declaratoria ad-hoc, el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial establece una lista extremadamente larga, no limitativa, de datos y pruebas requeridas para demostrar que una marca es notoriamente conocida o famosa:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Por el momento, el IMPI ha determinado que el solicitante debe presentar todos y cada uno de los datos y documentos antes mencionados, para que el IMPI pueda analizar el fondo de la solicitud.

Como resultado de lo anterior, la mayoría de los titulares de marcas con el potencial de ser declaradas notoriamente conocidas han decidido que es imposible o impráctico reunir la totalidad de la información antes señalada, lo que ha traído como consecuencia que el número de solicitudes para la declaración ad-hoc de notoriedad o fama de una marca resulte extremadamente bajo.

b. Beneficios limitados

También existe incertidumbre acerca de las ventajas reales que brinda la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida.

Una consecuencia que parece clara hasta ahora, es que la declaración ad-hoc de notoriedad de marca constituirá un impedimento para que terceros obtenga el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión en ciertas clases de productos o servicios señalados en la declaratorio, mientras que la declaratoria ad-hoc sobre marca famosa bloquearía solicitudes de marca en cualquier clase de productos o servicios.

El uso de una marca notoriamente conocida sin autorización es, en si misma, causal de infracción administrativa. Sin embargo, el uso sin autorización de una marca famosa, en sí misma, no es causa de infracción administrativa. Desde luego, el titular de la marca famosa podrá invocar las disposiciones que sancionan los actos de competencia desleal de forma general, pero el esfuerzo e inversión de recursos que implica el lograr que una marca sea declarada famosa parece demasiado grande y costosa como para que las normas que sancionaría su imitación se limiten a la de competencia desleal.

Tampoco esta claro si, en caso de una infracción por uso indebido de marca declaradas notoriamente conocida, si la declaratoria obtenida sería suficiente para probar que la marca es notoriamente conocida, o si esta circunstancia deberá ser demostrada nuevamente en el procedimiento contencioso.

c. Costo

La reunión y preparación de las pruebas requeridas para solicitar la declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa implica gastos considerables.

Adicionalmente, aunque la Tarifa o tasa que cobra el IMPI por una declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida es relativamente baja ($2,903.00 M.N. por el estudio de la solicitud más $1,120.00 M.N. por cada clase donde se reconoce la notoriedad de la marca), el cargo oficial por la declaratoria ad-hoc de marca famosa es muy alto ($2,903.00 M.N. por el estudio de la solicitud más $50,237.00 M.N. por la emisión de la declaratoria, más $56,179.00 M.N. por la “actualización”).

Considerando la falta de resultados, y confianza, que se percibe hacia los procedimientos de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida y famosa, los procesos contenciosos continúan siendo la única opción real para obtener el reconocimiento por parte de la Autoridades mexicanas de una marca como notoriamente conocida o famosa en nuestro país.

El fenómeno económico, comercial, político y social identificado como “globalización”, aunado a la llamada “revolución de la información”, ha impactado poderosamente la forma como las empresas perciben a la propiedad intelectual, y las medidas que deben tomarse para proteger los bienes incorpóreos.

México es probablemente el estado que más acuerdos de libre comercio tiene celebrados con otras naciones, aunque no por ello se ha diversificado en igual medida el intercambio comercial. Actualmente, el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos.

De lo anterior, se puede entender la enorme trascendencia que debería tiene para el sector exportador nacional la protección de sus marcas en los países donde se ubican sus mercados, y particularmente el norteamericano.

El sistema jurídico de los Estados Unidos es diferente al mexicano, y una de las áreas donde percibo esta diferencia con mayor claridad es precisamente en marcas.

Las normas que los norteamericanos se han dado para reconocer los derechos de exclusividad sobre los signos distintivos son muy diferentes de las mexicanas, particularmente las emanadas del common law, lo que provoca que en muchas ocasiones resulten frustrantes para los empresarios y los mismos abogados de nuestro país, quienes me han llegado a expresar que les parecen ilógicas.

Lo cierto es que la normatividad estadounidenses no son mejores ni peores que las mexicanas, sólo diferentes, y es necesario tener una idea acerca de ellas para evitar problemas o sorpresas desagradables.

El propósito de este artículo es exponer algunas de las diferencias del sistema norteamericano con relación al mexicano. Las ideas aquí expresadas no deben considerarse como una opinión legal acerca de la registrabilidad o derechos concretos sobre una marca específica en los Estados Unidos, lo cual exige la intervención de un abogado de ese país.

1. Cuándo nace la propiedad sobre las marcas

En principio, los norteamericanos reconocen como propietario de la marca al que la comenzó a usar primero en el territorio de los Estados Unidos, no al que la registra antes, como sucede en México.

La propiedad sobre las marcas nace cuando se comienza a usar en los Estados Unidos, no como consecuencia de su registro ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO). El registro de las marcas ante el USPTO otorga a los interesados algunas ventajas y beneficios, pero definitivamente no se trata de un registro constitutivo de derechos, a diferencia de lo que sucede en México.

De hecho, en caso de controversia entre el usuario de una marca no registrada y el usuario de una marca registrada en los EE.UU., el que comenzó a usar la marca primero tiene mejores posibilidades de triunfar e incluso de obtener una sentencia de pago de daños y perjuicios en contra del que sí registro la marca pero la comenzó a usar en los Estados Unidos con posterioridad.

2. Cómo solicitar el registro de las marcas en los EE.UU.

Es posible solicitar el registro de una marca al USPTO antes de comenzar a usarla en ese país, pero la forma como se deben describir los productos amparados por la marca es muy distinta a como acostumbramos hacerlo en México.

Las normas mexicanas exigen que cada solicitud de marca especifique productos o servicios de una sola clase, mientras que en los Estados Unidos es permisible que una misma solicitud contenga productos o servicios pertenecientes a más de una clase.

En México es lícito identificar los productos o servicios amparados por la marca por sus géneros (por ejemplo, “productos lácteos”, “medicamentos” o “transporte”), e incluso es común la utilización de los encabezados del clasificador internacional como indicadores de los bienes a proteger por la marca. También se ha llegado a aceptar la validez reivindicación del uso previo de la marca cuando ésta se ha utilizado en, al menos, uno de los artículos o actividades manifestados en la solicitud, aunque se incluyan también otros productos o servicios de la misma clase, en los que el solicitante no ha aplicado el signo distintivo aún.

Sin embargo, los norteamericanos son muy estrictos con la descripción de los productos o servicios a los que se va a aplicar una marca. Si el solicitante afirma que la marca ya se encuentra en uso, debe limitar la cobertura de su solicitud a los productos o servicios en los cuales la marca se ha estado efectivamente explotando dentro del territorio de los Estados Unidos.

Por otro lado, si la marca no se ha comenzado a utilizar, el solicitante debe presentar la solicitud con “intención de uso” y limitar la cobertura a aquellos artículos o servicios para los cuales existe la voluntad real y de buena fe de distinguirlos con la marca propuesta a registro.

A diferencia de lo que sucede en México, donde el interesado tiene hasta tres años para comenzar a usar la marca con posterioridad a la emisión del registro (suponiendo que hubiese manifestado en la solicitud que no la ha usado), la concesión del registro de marca por parte del USPTO, por regla general, está condicionada a demostrar que la marca se encuentra en uso en todos y cada uno de los artículos o servicios descritos en la solicitud, dentro del territorio norteamericano. Si el USPTO llega a emitir el registro marcario y resulta que incluye bienes o actividades en los cuales no se ha comenzado a explotar la marca, el registro podrá ser considerado “fraudulento”, y por lo tanto invalidado.

Asimismo, es necesario comprobar el uso de la marca en los EE.UU. en todos y cada uno de los productos o servicios amparados por el registro al cumplirse el quinto año de registro en ese país. Si el titular de la marca interrumpió el uso en alguno de los bienes o servicios descritos en el registro, puede ser necesario excluir los mismos del ámbito de protección de la marca registrada.

3. Búsquedas

Es recomendable, aunque no obligatorio, llevar a cabo una búsqueda “completa” de marcas en EE.UU. antes de iniciar los trámites para su registro o uso.

Las búsquedas de marcas en los Estados Unidos son diferentes a las que se realizan en México. Llevar a cabo una búsqueda de registros o solicitudes con la USPTO, como sucede en nuestro país, sería insuficiente para concluir si el signo distintivo esta disponible o no.

Como mencionamos anteriormente, en la Unión Americana hay derechos de common law que reconocen exclusividad al usuario de marcas no registradas pero sí usadas en los EE.UU., por lo que es necesario extender la búsqueda a fuentes de common law (registros estatales independientes del federal, nombres comerciales, registros de sociedades, Internet, etc.), lo que exige invertir más tiempo y recursos.

4. Las oposiciones

En Estados Unidos las solicitudes de marca se publican para efectos de que los terceros que consideren que la marca puede lesionar sus derechos se opongan a la concesión del registro.

Sin embargo, la falta de oposición no implica a una renuncia de los titulares de derechos de common law a demandar la infracción a su marca, en caso de que el solicitante del registro inicie el uso del signo distintivo en ese país.

5. Las solicitudes de marca basadas en registros marcarios mexicanos

La ley norteamericana permite que el solicitante del registro en los Estados Unidos base su solicitud en la existencia previa de un registro de marca en otro país.

Así, y como excepción a la regla general, si el interesado tiene la marca ya registrada en México, puede obtener el registro de marca en la Unión Americana, incluso si no ha comenzado a utilizarla en ese país.

Sin embargo, los efectos legales de un registro de marca obtenido con base exclusivamente en la existencia de una marca previamente registrada en México son limitados, toda vez que no se reconocerá la propiedad sobre la marca en los Estados Unidos en tanto el titular del registro marcario no haya comenzado a utilizar el signo distintivo dentro del territorio norteamericano.

6. Las comprobaciones de uso

A diferencia de lo que sucede en México, en donde ya no es necesario presentar comprobaciones de uso de marca cada tres años para mantener un registro marcario en vigor (ver nuestra entrada ¿Sigue siendo necesario presentar, cada tres años, pruebas de uso de marca en México para mantener el registro vigente? publicado en agosto de 2008), en los Estados Unidos es necesario presentar entre el quinto y sexto aniversario del otorgamiento del registro en la Unión Americana, una declaración en donde se manifieste que la marca se esta usando en el territorio de los Estados Unidos precisamente en los productos o servicios para los que la marca fue registrada, o bien que existen causas que justifiquen la falta de explotación del signo distintivo.

La falta de presentación de la declaración de uso tendrá como consecuencia la cancelación del registro de marca en los EE.UU., aunque no necesariamente dicha cancelación implicaría la extinción absoluta de los derechos de marca, dada la existencia de los derechos de common law. 

En la mayoría de los países de tradición romanista, para que el editor de un diario, revista o publicación periódica similar, obtenga el derecho al uso exclusivo del nombre o título de la publicación, basta con registrar como marca dicho nombre. En México, la situación es diferente.

La legislación mexicana establece dos sistemas paralelos para obtener el derecho al uso exclusivo sobre el título o nombre de una publicación periódica. Por un lado, tenemos el sistema de marcas. La entidad a cargo del registro de las marcas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El otro sistema es el de reservas de derechos. La reserva de derechos es un registro especial para los nombres de los diarios, revistas y publicaciones periódicas en general, previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor y a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Desde un punto de vista estrictamente práctico, la reserva de derechos y el registro de marcas generan un derecho real virtualmente idéntico sobre el bien intangible inscrito. En consecuencia, los conflictos entre marcas registradas y reserva de derechos no son raros.

Desde una perspectiva teleológica, no se justifica la existencia de los dos sistemas. La opinión mayoritaria de los especialistas en nuestra materia, es que las disposiciones relativas a reservas de derechos sobre títulos de revistas y demás publicaciones periódicas debería ser derogada, pero este tema no parece estar en la agenda del legislador por el momento. 

Las reservas de derechos ofrecen ventajas y desventajas al compararlas con las marcas registradas.

Ventajas de la reserva de derechos

(1) Es posible solicitar la nulidad de una marca registrada, idéntica o semejante, en grado de confusión, a una reserva de derechos otorgada con anterioridad, mientras que no es posible anular una reserva de derechos con base en la existencia previa de un registro para una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

(2) Una reserva de derechos puede ser anulada si se alega el uso anterior de un nombre de publicación periódica idéntico o semejante en grado de confusión, siempre y cuando dicho uso haya tenido lugar en México. Por su parte, el registro de una marca puede ser invalidado con base en el uso anterior y continuo de una marca idéntica o semejante en grado de confusión en México o en el extranjero, bajo la condición de la que acción no hubiera prescrito.

(3) Todos los documentos inscritos con el IMPI relativos a registros de marca y solicitudes en trámite son de acceso público. Por su parte, los expediente oficiales relacionados con reservas de derechos son confidenciales; sería necesaria una orden judicial o el consentimiento del titular de la reserva de derechos para que un tercero tenga acceso a dichos expedientes.

(4) En el caso de una acción administrativa de infracción a una reserva de derechos, si la resolución es favorable al titular de la reserva, la multa mínima al infractor establecida en la legislación es considerablemente mayor a la que multa mínima prevista para el infractor de marcas.

(5) La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) tiene a su cargo el ejercicio de la censura. Dentro de su ámbito de competencia, dicha Secretaría emite dos certificados especiales relacionados con las revistas: el certificado de licitud de título y el certificado de licitud de contenido. Dichos certificados no generan derechos intelectuales ni confieren exclusividad. Su propósito es hacer constar que el título y contenido general de la revista no son contrarios al orden público.

Supuestamente todas las revistas que se comercializan en México deben contar con los certificados de licitud de título y de licitud de contenido que emite la Secretaría de Gobernación, y sólo el titular de la reserva de derechos esta legitimado para solicitarlos, de acuerdo al Reglamento respectivo.

(6) El Servicio Postal Mexicano (ahora Correos de México) ofrece una tarifa preferencial para las publicaciones periódicas, siempre que cuenten con la reserva de derechos y los certificados expedidos por Secretaría de Gobernación.

Desventajas de las reservas de derechos

(1) La mayor desventaja, en mi opinión, de la reserva de derechos, en comparación con la marca, es que debe renovarse de forma anual, incrementando de manera significativa los gastos de mantenimiento en el mediano y largo plazos.

(2) Para renovar un registro de marca, basta manifestar bajo protesta de decir verdad o juramento que la marca se esta usando y que su uso en México no se ha interrumpido por tres años consecutivos o más. Para renovar una reserva de derechos, es necesario presentar un ejemplar de la publicación identificada con el nombre reservado, publicado dentro de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de renovación.

(3) El titular de una marca cuenta con un plazo total de doce meses para solicitar la renovación del registro, mientras que el período dentro del cual es posible solicitar la renovación de la reserva de derechos es de sólo dos meses.

(4) Es posible solicitar al INDAUTOR una búsqueda de reservas, pero demora tres semanas aproximadamente en proporcionar el resultado. No hay disponible una base de datos en-línea para realizar búsquedas fonéticas.

(5) Si se presenta una solicitud para una reserva de derechos, y el examinador del INDAUTOR determina que existe una reserva de derechos para un nombre idéntico o semejante en grado de confusión al propuesto en la solicitud, en vez de emitir un oficio o acción oficial y dar oportunidad al solicitante de alegar a favor de la registrabildad del título o nombre, INDAUTOR lo niega en definitiva. La resolución del INDAUTOR es impugnable en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En un escenario ideal, el editor de una revista, diario o publicación periódica, debería contar un registro de marca en la Clase Internacional 16 y con una reserva de derechos para proteger el nombre de la publicación.

Si las restricciones presupuestarias obligaran al editor a elegir, por regla general, considero que los derechos de exclusividad que brinda la reserva de derechos son más robustos que los otorgados por la marca, aunque sería de esperarse que los editores e inclusos sus asesores en propiedad intelectual prefieran a la marca, dada la mayor familiaridad con ésta última figura.

En México, la preferencia a obtener el registro de las marcas (y en consecuencia la propiedad sobre ellas) la establece la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. Por lo tanto, es factible llevar a cabo búsquedas de marca en la base de datos de la oficina mexicana de marcas, mejor conocida como Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para determinar si un signo distintivo concreto esta disponible para ser registrado y usado en nuestro país.

El IMPI cuenta con dos bases de datos públicas que pueden ser usadas para efectuar búsquedas de marca: la Gaceta de la Propiedad Industrial (medio informativo oficial del IMPI, publicado mensualmente) y la base de datos de búsquedas fonéticas, también disponible “en línea”.

Las entidades extranjeras que ofrecen servicios de búsqueda de marcas normalmente obtienen la información de la Gaceta de la Propiedad Industrial, mientras que los despachos de abogados con frecuencia usan la base de datos de búsquedas fonéticas, sin perjuicio de que algunos de ellos confronten la información recogida con la publicada en la Gaceta. A diferencia de la base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas o la Oficina de Armonización del Mercado Interior, la base de datos fonética del IMPI no es de acceso gratuito**; es necesario contar con una cuenta prepagada con el propio IMPI para revisarla “en línea” o bien solicitar la búsqueda en la ventanilla del IMPI, previo pago del monto previsto en la Tarifa del IMPI. (**Ver actualización importante el final de esta entrada)

Con frecuencia, el reporte de la búsqueda efectuada con base en la información publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial proporciona la información básica acerca del registro marcario: la marca materia del registro, el diseño (si se hubiese reivindicado), el nombre, domicilio y nacionalidad del titular, la fecha y número de solicitud, la fecha y número de registro y la fecha de publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La búsqueda fonética en la base de datos del IMPI proporciona toda la información antes referida (algunos agentes omiten la fecha de publicación en la Gaceta), y además la ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca (según la información asentada en la solicitud de marca), la fecha de la siguiente renovación y la fecha de inicio de uso de la marca en México, si es que el solicitante la reclamó.

Adicionalmente, dada la ausencia de un procedimiento de oposición en México, las solicitudes de marca no se publican. La Gaceta de la Propiedad Industrial únicamente contiene información de las marcas registradas, mientras que la base de datos fonética del IMPI incluye los datos de las solicitudes de registro de marca, las cuales pueden obstaculizar una solicitud posterior.

Los reportes de las empresas extranjeras que ofrecen servicios de búsqueda con frecuencia expresan que no hay término para presentar oposición. Estrictamente hablando, se trata de una aseveración correcta, toda vez que la legislación mexicana no prevé el procedimiento de oposición. Sin embargo, manifestar que no hay término para oponerse a un registro de marca puede ser una afirmación engañosa. Los registro de marca mexicanos pueden ser objeto de acciones de nulidad, caducidad y cancelación, y los plazos de prescripción para solicitar una nulidad varían de acuerdo a la causa que se pretenda invocar.

No obstante lo anterior, las búsquedas ofrecidas por empresas extranjeras ofrecen algunas ventajas cuando se trata de búsquedas de marcas figurativas. La base de datos fonética del IMPI no permite realizar búsquedas en línea de figuras o diseños, lo que exige la presentación de una solicitud de búsqueda en ventanilla, cuyos resultados demoran entre tres y seis semanas. Las empresas de búsqueda de marcas pueden proporcionar resultados en un plazo más breve, aunque dependiendo de la base de datos usada, el reporte puede omitir algunos datos importantes del registro.

Aunque los resultados de las búsquedas efectuado en la base de datos fonética del IMPI tienden a ser precisos, no deben considerarse como 100% confiables. En raras ocasiones, la base de datos omite mostrar marcas muy semejantes a la buscada, además de que el IMPI demora unos diez días en actualizar la base de datos con las nuevas solicitudes.

Finalmente, aunque en México únicamente se reconoce como titular de la marca al que ostenta el registro correspondiente, el usuario anterior de un signo distintivo idéntico o semejante en grado de confusión al registrado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios, tiene acción para invalidar el registro con base exclusivamente en el uso anterior de la marca, ya sea que se haya efectuado en México o en el extranjero. Una búsqueda de marcas típica no mostraría la existencia de un posible conflicto como el antes descrito.

** A partir del 1 de junio de 2009, el IMPI ha puesto el motor de búsqueda para llevar a cabo búsquedas fonéticas de marcas disponible para el público en general y sin costo alguno.