Nueva Sala especializada en Propiedad Intelectual en México

 

El 5 de enero de 2009 comenzó a funcionar la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), con sede en el Distrito Federal.

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la primera instancia en la mayoría de los casos de propiedad intelectual (registros y procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales sobre infracciones y validez de registros).

 

Para la segunda instancia, el inconforme cuenta con una variedad de posibilidades: (i) el Recurso de Revisión Administrativa ante el propio IMPI (con frecuencia una forma de sólo dilatar el procedimiento); (ii) el Juicio de Amparo Indirecto ante Juzgado de Distrito; (iii) o el Juicio Contencioso Administrativo ante el TFJFA. El juicio contencioso administrativo ante el TFJFA es la instancia más común.

 

La última instancia seguirá siendo el tribunal colegiado de circuito, ya sea que conozca del procedimiento en amparo directo, recurso de revisón fiscal o recurso de revisión contra sentencia en juicio de amparo.

 

Como es sabido, la competencia del TFJFA es sumamente amplia, incluyendo una enorme diversidad de áreas administrativas, entre las que podemos enumerar protección al ambiente, responsabilidad administrativa de servidores públicos federales, fiscal, marcas, patentes, derecho de autor, minero, forestal…

 

Aunque el TFJFA cuenta con Salas regionales distribuidas por toda la República, la mayor parte de la actividad administrativa federal se concentra en el Distrito Federal, donde existen trece Salas Regionales Metropolitanas no-especializadas, con tres magistrados cada una. Adicionalmente, hay una Sala Superior compuesta de once magistrados. Antes del 5 de enero de 2009, una demanda de juicio contencioso administrativo podría ser turnada, más o menos al azar, a cualquiera de las trece Salas Regionales Metropolitanas.

 

A partir del 5 de enero de 2009, una sola Sala Regional concentrará los juicios contenciosos administrativos vinculados a los actos de autoridad relacionados con propiedad intelectual. La mayoría de los asuntos sobre derechos de propiedad intelectual que ya se encontraban en trámite ante las otras Salas Regionales fueron transferidos a la Sala Regional de Propiedad Intelectual.

 

No obstante que la mayoría de los personas vinculadas con la propiedad intelectual consideran que la creación de la Sala Regional de Propiedad Intelectual es una avance importantísimo, la vida de esta instancia especializada podría ser breve, por lo que a casos relacionados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se refiere, que constituyen la mayoría (marcas, patentes e infracciones en materia de comercio de derechos de autor).

 

La competencia del TFJFA para conocer de la impugnación de los actos de autoridad del IMPI nación como consecuencia de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de abril de 2001. Dicha reforma incluyó los actos de autoridad del IMPI dentro de la esfera de regulación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

 

La reforma de 2001, y en general la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, fueron objeto de severas críticas por parte de la mayor parte de los especialistas en propiedad intelectual, dadas las múltiples deficiencias técnicas de esa ley, y particularmente el atípico mecanismo de supletoriedad que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, el cual rompió por completo con las reglas de la supletoriedad prevalecientes en materia civil, mercantil y amparo**.

 

No obstante la anterior, aprendimos a vivir con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y eventualmente valoramos algunas de las ventajas que conlleva su aplicación, dado su perfil amigable con el particular.

 

Sin embargo, en noviembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó, con el voto unánime de todas las fracciones parlamentarias, una reforma al artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que excluye la propiedad intelectual del ámbito de aplicación de dicha ley, y como consecuencia, priva de competencia en esa materia al TFJFA.

 

En mi opinión, se trató de una reforma oscura y a contracorriente. La exposición de motivos de la reforma muestra un precario conocimiento de la materia y la práctica por parte del legislador, de filiación panista, que presentó la iniciativa. El TFJFA no fue consultado, y su Presidente no tenía siquiera conocimiento de la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de las modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativa en la época que anunció la creación de la Sala Regional en Propiedad Intelectual (diciembre de 2007).

 

La identidad de la persona que alentó la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es un misterio, al menos para mí, y lo único cierto es que, si bien algunos distinguidos colegas han expresado su beneplácito con la reforma, la mayoría de los juristas especializados en esta materia están inconformes. Hasta donde tengo conocimiento, el IMPI no ha asumido ninguna posición respecto al proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero es sabido que los funcionarios de ese organismo público descentralizado estaban descontentos con la aplicación de esa ley a los actos de autoridad del Instituto.

 

El proyecto de reforma debe ser aún aprobado por la Cámara de Senadores, y posteriormente promulgada por el Presidente de la República. El proyecto tiene más de un año pendiente en la Cámara de Senadores. La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (capítulo mexicano de AIPPI) ha manifestado públicamente su oposición al proyectote reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ya veremos si las objeciones planteadas persuaden a los senadores a rechazar el proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

 

Mientras tato, la nueva Sala Regional de Propiedad Intelectual, ubicada en Ciudad de México, ha comenzado sus labores. En mi opinión, no me parece que la creación de la Sala especializada vaya a solucionar el considerable rezago en la resolución de los asuntos relacionados con propiedad intelectual, ni la frustrante lentitud de muchos –no todos- procedimientos, pero sí abrigo esperanzas de comenzar a ver sentencias de mayor calidad.

 

 

* Sugiero revisar las tesis tituladas “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY RELATIVA INCLUYE TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS, LAS RESOLUCIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMO EL DE SUPLETORIEDAD” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.375 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página 1121) y “SUPLETORIEDAD. RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” (Novena Época; Tesis: I.4o.A.376 A; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Página: 1142).

 

** Las reglas generales de la supletoriedad de leyes son expuestas en diversas ejecutorias de los tribunales federales. Una que las explica con claridad es la jurisprudencia titulada: “SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE” (Octava Época; Tesis: I.4o.C. J/58; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Página: 33).

 

La Titularidad sobre las Creaciones Intelectuales de los Trabajadores

 

Diariamente, los bienes intelectuales de las empresas incrementan su importancia. Ya no son, y no deberían ser, vistos como un resultados accesorio de las relaciones de trabajo, sino como un activo fundamental para el bienestar, prosperidad, e incluso supervivencia de las empresas.

 

Los trabajadores y sus son una importantísima fuente de bienes intangibles, de tal suerte que la adopción de una política clara, correcta y fundamentada respecto de la propiedad intelectual generada por los trabajadores debe ser considerada como en elemento estratégico en cualquier empresa innovadora. A mayor abundamiento, una política de inadecuada acerca de la propiedad intelectual en cualquier organización no sólo implica una pérdida de valor para la empresa, sino además puede llevar a serios problemas de responsabilidad frente a terceros.

 

La normativa mexicana relativa a patentes y al derecho de autor es similar a la de otros países por lo que hace a la los derechos de exclusividad a favor de los titulares de derechos. Sin embargo, por lo que hace a las invenciones y obras generadas por trabajadores, las reglas son sorprendentemente diferentes. Peor aún, es común que los asesores jurídicos mexicanos no conozcan la diferencia entre una obra y una invención.

 

De forma preliminar, es importante aclarar que la ley mexicana hace una clara distinción entre las obras protegidas por el derecho de autor y las invenciones/diseños industriales amparados por la ley de la propiedad industrial. Si bien existen áreas grises (especialmente en el caso de los diseños) donde la distinción sustantiva entre diseños industriales y diseños protegidos por el derecho de autor no es totalmente clara, lo cierto es que desde el punto de vista del derecho positivo (Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal del Derecho de Autor) no hay duda que las obras no son materia de protección por las normas relativas a patentes y diseños industriales, mientras que la Ley Federal del Derecho de Autor excluye expresamente a las invenciones de su ámbito de aplicación.

 

Invenciones de los trabajadores

 

La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón es titular de los derechos intelectuales sobre todas las invenciones desarrolladas por los trabajadores, siempre que la generación de invenciones haya sido uno de los objetos de la relación de trabajo. Si el contrato de trabajo no dice nada acerca de la titularidad de las invenciones generadas por el trabajador pero señala que una de las labores del trabajador es la generación de invenciones o tecnología, la ley suple el silencio de la partes, convirtiendo al patrón en el titular de la propiedad intelectual sobre la invención.

 

No obstante lo anterior, el trabajador tiene derecho a recibir una prestación monetaria adicional a su salario regular, cuándo éste resulta desproporcionado a los beneficios que el patrón obtiene de la invención. En caso de que el trabajador y el patrón no puedan acordar el monto de la prestación adicional, las juntas de conciliación y arbitraje tomarán la determinación correspondiente.

 

En cualquier otro caso (por ejemplo, invenciones desarrolladas por trabajadores sin esa función estipulada en el contrato de trabajo, aún usando recursos o bienes de la empresa), los derechos intelectuales sobre la invención corresponderán al trabajador. En estos casos, el patrón sólo gozará de un derecho preferencial en caso de que el trabajador decida transferir los derechos a solicitar la patente o registro o la patente o registro correspondientes, sin perjuicio de que la patentabilidad o registrabilidad de la invención o diseño industrial pueda verse afectada por circunstancias tales como la divulgación o puesta en práctica de la invención.

 

Obras de los trabajadores

 

El derecho de autor en México es muy generoso respecto a su ámbito de protección, y extremadamente proteccionista de los autores. Por lo tanto, existen muchas restricciones relacionadas con la titularidad de los derechos intelectuales sobre obras a favor de personas diversas del autor.

 

Existen cuatro principios que deben tenerse presentes para comprender la forma como el derecho mexicano protege el derecho de autor:

 

Primero. Las obras son materia de protección del derecho de autor independientemente de su mérito o destino. Por lo tanto, los diseños que tiene por objeto dar a un objeto industrial una apariencia ornamental novedosa pueden ser amparados por el derecho de autor, sin perjuicio de las disposiciones referentes a diseños industriales.

 

Segundo. Es esencial distinguir entre derechos morales y derechos patrimoniales de autor. Los derechos morales están relacionados con el vínculo personalísimo entre el autor y su obra, y el reconocimiento especial que el autor merece como tal. Entre otros, los derechos morales incluyen el de autorizar u ponerse a la divulgación de la obra, el de ser reconocido como autor de la obra y el de oponerse a la modificación o mutilación de la obra.

 

Los derechos patrimoniales se relacionan con la explotación de la obra, e incluyen el derecho de autorizar a otros a reproducir la obra y a comunicarla públicamente, entre otros.

 

Tercero. Como regla general, el autor sólo puede transmitir contractualmente los derechos patrimoniales. En el caso de las obras elaboradas por trabajadores, el patrón sólo tiene la titularidad de las prerrogativas patrimoniales, y el derecho a divulgar la obra.

 

Cuarto. El derecho de autor nace y es plenamente exigible, al menos en teoría, sin necesidad de registrarla ni cumplir con alguna formalidad especial.

 

Dicho lo anterior, el patrón puede reclamar la titularidad de los derechos patrimoniales de autor, sólo en los casos que existe un contrato de trabajo individual (opuesto a los contratos colectivos de trabajo celebrados con los sindicatos) por escrito. Adicionalmente, el contrato de trabajo debe explícitamente disponer que la totalidad de los derechos patrimoniales de autor le corresponderán al patrón; si las partes omiten dicha estipulación, la ley ordena que los derechos patrimoniales de autor corresponderán a patrón y trabajador en partes iguales.

 

En caso que no hubiera contrato de trabajo individual por escrito, o habiéndolo no estipulara nada acerca de la titularidad de los derechos de autor sobre las obras elaboradas por el trabajo como consecuencia de la relación laboral, el titular de los derechos patrimoniales de autor lo será el trabajador.

 

Como excepción a la regla general, los derechos patrimoniales de autor sobre los programas de cómputo desarrollados por trabajadores como parte de sus actividades laborales pertenecen al patrón, independientemente de la existencia de un contrato de trabajo individual por escrito o que el contrato no diga nada acerca de la titularidad de los derechos de autor sobre ese tipo de creaciones.

 

Existe una diferencia fundamental entre el tratamiento que da la Ley Federal del Trabajo a las invenciones generadas por los trabajadores y la Ley Federal del Derecho de Autor a las obras creadas por éstos. Mientras que la transmisión de los derechos intelectuales sobre invenciones y diseños industriales a favor del patrón se da por ministerio de ley, en el caso de las obras se requiere de una estipulación contractual expresa.

 

En todo caso cabe aclarar que, en mi opinión, ya sea que se trate de invenciones y diseños industriales, o de obras, en ningún caso existe una verdadera transmisión de derechos de trabajador a patrón, sino que el patrón es el titular originario de los derechos intelectuales.

 

Transmisiones de derechos

 

Si el patrón y el trabajador convienen en elaborar un contrato de transmisión de derechos para facilitar los trámites de solicitud de patentes, diseños industriales o registro de obra, es importante tener presentes algunas disposiciones especiales contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana.

 

La legislación señala como regla general que las transmisiones de derechos patrimoniales de autor son temporales, con la excepción de las obras literarias, musicales, audiovisuales, escénicas y programas de cómputo. Si las partes omiten señalar el plazo de la transmisión, el término será de cinco años; una vez expirado el plazo los derechos patrimoniales enajenados revierten al titular originario, sin que el adquirente tenga derecho a “renovar” o de preferencia. Las partes pueden libremente pactar el plazo de transmisión hasta por un máximo de quince años. Convenir un plazo de la transmisión de derechos mayor a quince años es lícito si la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida para explotarla lo justifican, quedando en manos de los tribunales tal calificación.

 

Por lo tanto, es necesario ser extremadamente cauteloso al redactar las cláusulas de propiedad intelectual en los contratos de trabajo para trabajadores mexicanos, e incluso sería recomendable buscar el auxilio de un especialista en la materia. De otra forma, se corre el riesgo de provocar huecos peligrosos en el conjunto de bienes intelectuales de la empresa que pueden impactar negativamente las actividades del patrón, sino también la de los clientes de éste.

 

Los derechos de propiedad industrial y el marcado de productos y servicios

 

El marcar los productos o actividades vinculados con derechos de propiedad industrial (tales como patentes o marcas registradas) para informar a los terceros acerca de la existencia de dichos bienes intangibles, constituye una carga para los titulares de esos derechos, de cuyo cumplimiento u omisión se desprenden ciertos beneficios o desventajas, según corresponda. Es importante señalar que no se trata de una obligación, ya que no hay sujeto acreedor específico con derecho a exigir una conducta concreta por parte del titular del derecho de propiedad industrial, y el abstenerse de informar acerca de los derechos de propiedad industrial no es ilegal, ni infringe ninguna norma.

 

La carga de indicar la existencia de un derecho de propiedad vinculado a una determinada marca, o a una determinada tecnología, tiene por objeto que el público en general conozca acerca de la existencia de dicho derecho, y de esa manera prevenir o desalentar las infracciones a la propiedad industrial. Si, a pesar de la presencia de información acerca de los derechos de propiedad industrial, algún tercero infringe la marca registrada o la patente, las acciones que podrá tomar el titular afectado serán más contundentes.

 

Es necesario observar ciertas reglas acerca del marcado de productos o servicios:

 

1. El uso del símbolo ®, la abreviatura M.R. y las leyendas “Marca Registrada”, “Patente en trámite” o “patentado”  sólo pueden emplearse cuando la marca se encuentre registrada en México o la patente sobre la invención solicitada u otorgada en México.

 

El uso de cualquiera de los indicativos antes señalados sin que la marca se encuentre ya registrada en nuestro país constituye una infracción y es sancionable por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multas, o incluso con la clausura del establecimiento infractor.

 

Existen casos de productos importado a México que ostentan el símbolo ® por provenir de países donde la marca esta ya inscrita, pero en México no. En esos casos, el uso de la ® será también ilícito en México.

 

La misma regla se aplica a los productos patentados. La indicación de la existencia de una patente o que la patente esta pendiente sólo es admisible en los casos en que hay una solicitud de patente en México o una patente concedida. La legislación no limita el marcado de un producto con “patente pendiente” a los que utilizan invenciones objeto de solicitudes publicadas, por lo que basta con la solicitud correspondiente se encuentre depositada en México.

 

2. El uso de abreviaturas tales como TM (para marcas de productos) y SM (para marcas de servicios) es irrelevante en México, y no tienen consecuencia jurídica alguna en nuestro país.

 

Los símbolos TM y SM son propios de los Estados Unidos y e indican la existencia de un derecho tutelado por el common law en ese país. En todo caso, los derechos de common law no son reconocidos ni protegidos en México, y el uso de la TM de ninguna manera puede sustituir al símbolo ®, la “M.R.” o la leyenda “Marca Registrada”.

 

3. Beneficios de usar las indicaciones sobre derechos de propiedad industrial

 

El uso de las indicaciones acerca de la existencia de un derecho de propiedad industrial vinculado a un producto o servicio (símbolo ® o expresión “patentado”, por ejemplo) otorga al que los usa (si cuenta con el derecho a hacerlo) los siguientes beneficios, conforme el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial:

 

a) Solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial medidas provisionales en contra de infractores.

 

b) Demandar el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que la infracción causó al titular de los derechos de propiedad industrial violados.

 

c) Presentar querellas ante el Ministerio Público federal por falsificación de los productos que ostentan la marca registrada.

 

4. Formas alternativas de informar sobre los derechos de propiedad industrial

 

Existen formas de subsanar la omisión de usar los símbolos o expresiones que la ley prevé para informar a terceros acerca de la existencia de los derechos de propiedad industrial relacionados con algún producto o servicio.

 

En efecto, además del uso del símbolo ®, la leyenda Marca Registrada, la abreviatura “M.R.” o las expresiones “patentado” y “patente en trámite”, el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial permite que se anuncie la existencia de los derechos industriales por “algún otro medio”, sin hacer mayores distinciones. En esos casos, los beneficios que recibe el titular de los derechos de propiedad industrial son los mismos que si hubiera marcado el producto o servicio con alguno de los símbolos o términos antes citados.

 

En la práctica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha aceptado que el titular de los derechos de propiedad industrial informe acerca de su existencia a través de inserciones pagadas en diarios de circulación nacional.

 

5. Algunas cuestiones pendientes de resolver

 

Existen algunos temas que aún están pendientes de resolverse por los tribunales acerca del marcado de productos.

 

Uno de ellos es el caso en que la advertencia acerca del derecho de propiedad industrial se hace en un idioma distinto al español (usando expresiones tales como Registered o Patented). La pregunta obvia sería si el uso de dichas expresiones en otras lenguas brindan al titular de los derechos involucrados los beneficios previstos en el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley no hace ninguna distinción, y no debemos olvidar que en México se hablan otros idiomas además del castellano.

 

Otro punto dudoso es el relativo al posible efecto retroactivo del uso de las indicaciones relativas a derechos de propiedad industrial o de la publicación informando acerca de tales derechos; es decir, si el derecho a demandar el pago de daños y perjuicios también comprendería el período en el que, existiendo el derecho de marca o de patente, el titular no había aún comenzado a usar el símbolo ® o la indicación de patentado o no había informado todavía acerca de esos derechos por “algún otro medio”.

 

6. Otros signos. Para aquellos menos familiarizados con el derecho intelectual, el símbolo ©, y las expresiones copyright y “derechos reservados” no se vinculan con derechos de marca o de patente, sino con derecho de autor; en todo caso, su utilización tiene otros fundamentos y consecuencias legales, mismas que serán analizadas en otra oportunidad.

 

Daños y perjuicios relacionados con infracciones a derechos de propiedad industrial

 

El artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el titular de un derecho de propiedad industrial (como sería una marca registrada o un patente, por ejemplo) infringido por un tercero tiene derecho a demandar una indemnización, cuyo monto no será inferior al equivalente al 40% del precio de venta de cada producto infractor vendido por el demandado. La idea detrás de esta disposición es no sólo compensar al titular de la marca por la afectación sufrida en sus derechos, sino también sancionar duramente al responsable del ilícito.

 

El artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el derecho a demandar la indemnización es independiente de las sanciones administrativas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pudiera imponer al responsable de la infracción de los derechos de marca o patente respectivos.

 

Durante algunos años, los artículos 221 y 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial se interpretaron en el sentido que no era necesario acudir al IMPI antes de poder demandar el pago de daños y perjuicios*, y que además era válido exigir el pago de la indemnización equivalente al 40% del precio de venta de cada producto infractor sin tener que demostrar la causación de un daño o perjuicio reales o la relación causal entre el ilícito y el daño o perjuicio reclamados, de forma análoga a la indemnización que se origina por la falta de pago de un cheque por causas imputables al librador que prevé el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunque las sentencias emitidas se referían a demandas vinculadas con violaciones a derechos de marca, el mismo criterio era aplicable por igualdad de razón a las patentes.

 

En el año 2003, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito interpretó el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial en un sentido opuesto al que venia prevaleciendo, al sostener que era necesario que el IMPI declarara administrativamente la infracción como requisito de procedibilidad para demandar el pago de daños y perjuicios**. Lo anterior motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Primera Sala, para dirimir la contradicción de tesis

 

El resultado fue la jurisprudencia firme número 13/2004***. Es necesario destacar que la sentencia emitida por la Sala contiene diversas imprecisiones técnicas relacionadas con la materia de la propiedad industrial, de lo que se desprende que los Señores Ministros que participaron en este asunto lamentablemente carecían de pericia en derecho de la propiedad intelectual.

 

Independientemente de lo anterior, lo más relevante de la resolución de la Corte fue el radical cambio de criterio respecto a las acciones civiles para demandar el pago de indemnizaciones por la lesión a derechos de propiedad industrial.

 

En resumen, la Corte concluyó que es necesario que el IMPI haya emitido una declaración administrativa de infracción firme para la procedencia de la demanda de pago de daños y perjuicios. Adicionalmente, la Corte determinó que el hecho de que la Ley estableciera una precuantificación de los daños y perjuicios mínimos que tenía derecho a reclamar el demandante, ésta circunstancia no lo liberaba de la prueba debía demostrar que el ilícito le causó un daño y/o perjuicio real, así como el nexo causa-efecto entre la infracción cometida y el daño y/o perjuicio sufridos.

 

En mi opinión, el razonamiento e interpretación de la Corte no sólo fueron incorrectos y mal sustentados sino que, además, resulta contraria a la defensa de los intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad industrial en nuestro país. Contrario a lo que algún columnista afirmó, la sentencia de la Corte no fortaleció al IMPI, ya que no lo dotó de mejores instrumentos para realizar con más eficacia su labor, y en cambio debilitó el sistema de propiedad industrial en México en general.

 

* Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XVI, Agosto de 2002, pág. 1323; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XIII, Marzo de 2001, pág 1797.

 

** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XVII, Marzo de 2003, pág. 1680.

 

*** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Tomo: XIX, Mayo de 2004, Pág. 365.

 

La extensión de vigencia de las patentes en México

 

La Constitución General de México caracteriza los derechos de exclusividad otorgados a los inventores como “privilegios temporales”.

 

Independientemente de la discusión acerca de la expresión “privilegios”, es evidente que una cualidad propia de los derechos de exclusividad conferidos sobre las invenciones es precisamente la temporalidad.

 

La temporalidad es variable, dependiendo del tipo de derecho de que se trate. Así, la vigencia de un modelo de utilidad es de apenas 10 años contados a partir de la fecha de solicitud, mientras que el de una patente es, por regla general 20 años a partir de la fecha de solicitud, independientemente del tiempo que le haya tomado a la Autoridad la expedición del título correspondiente.

 

En este espacio trataremos brevemente el tema de la vigencia de los derechos de patente, y en particular de la prórroga que en algunos casos, probablemente sin proponérselo, autoriza la ley mexicana.

 

La regla general dicta que la vigencia de las patentes (20 años a partir de la fecha de solicitud) es improrrogable. Sin embargo, existe una excepción a esta regla, y la constituyen las llamadas patentes pipe-line.

 

En términos generales, las patentes pipe-line son aquellas que fueron solicitadas al amparo del artículo Duodécimo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) entre el 28 de junio de 1991 y el 28 de junio de 1992 y cuya materia consistía básicamente en entidades farmacéuticas y agroquímicas. Bajo la antigua Ley de Invenciones y Marcas de 1976, los medicamentos, fertilizantes y plaguicidas no eran patentables, pero la LFPPI de 1991 no sólo las declaró patentables, sino que le dio a este beneficio un efecto retroactivo para que las invenciones relacionadas con los campos farmacéutico y agroquímico ya patentadas en otro países fueran patentables en México, aún en los casos de productos que ya habían caído al dominio público y carecían de novedad.

 

Independientemente de la justicia o injusticia de hacer reducibles a la propiedad privada invenciones que ya eran del dominio público, lo cierto es que la redacción del artículo Décimo Segundo Transitorio de la LFPPI fue bastante mala, e implícitamente dejó abierta la puerta a la posibilidad del extender la vigencia de las patentes pipe-line al señalar que “la vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en México.

 

Lo que sucedió fue que en algunos de los países donde se presentaron las primeras solicitudes relacionadas con las patentes pipe-line, concretamente Estados Unidos y Japón, las autoridades de esos países decidieron extender la vigencia dentro de esos territorios, de las patentes “hermanas” de las pipe-line, es decir las referidas a la misma invención. Dado que las patentes solo surten efectos en los países donde se otorgan, en condiciones normales una extensión de vigencia de patente concedida en los Estados Unidos no surte ninguna consecuencia en México. Pero en el caso de las patentes pipe-line, como la ley dispuso que su vigencia concluiría en la misma fecha en que lo hiciera la patente donde se presentó la primera solicitud, al ampliarse la vigencia de esas patentes “hermanas” extranjeras, automáticamente quedó extendida la vida de las patentes mexicanas relacionadas.

 

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa responsable de la propiedad industrial, es decir de la concesión de patentes y registros de marca entre otras atribuciones. El IMPI ha sido severamente cuestionado en México por el sector de los fabricantes de medicamentos genéricos por extender la vigencia de patentes sobre medicamentos, argumentando que la extensión de la vida de las patentes es ilegal y que beneficia a las empresas farmacéuticas innovadoras (multinacionales todas ellas) en perjuicio de la industria nacional, pero sobre todo de los consumidores.

 

En descargo del IMPI, debo reconocer que éste siempre se ha opuesto a reconocer la extensión de la vida de las patentes. Los laboratorios que han invocado en su beneficio la prórroga de la vigencia de las patentes pipe-line como consecuencia de las extensiones concedidas en otros países han tenido que recurrir a los tribunales para obligar al IMPI a reconocer dichas prórrogas. Hasta donde yo sé, el los laboratorios innovadores han ganado la mayoría de los casos, pero no por culpa del IMPI, quien ha usando todos los recursos que la ley le concede para impedir la prórroga a las patentes. Tampoco es culpa de los tribunales; a ellos les toca interpretar la ley, no redactarla. En todo caso, si a alguien habría que señalar como “culpable” sería a los legisladores, quienes seguramente sin proponérselo dieron lugar a que las patentes pipe line sobre medicamentos y agroquímicos puedan gozar de vida adicional en México.

 

A este respecto, resulta sumamente interesante una tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa identificada como V-P-SS-629 publicada en la página 87 de la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Enero 2005, No. 49, Año V, Quinta Época. En otra oportunidad analizaré esta tesis.

 

Para mayor información pueden contactar a Arturo D. Reyes en areyes@reyesfenig.com.