La renovación de los registros de marca constituye un aspecto fundamental del mantenimiento de cualquier portafolio de propiedad intelectual. Tomas las decisiones correctas respecto a renovar o no renovar una marca, permite al titular maximizar el valor de los activos intangibles, y evitar gastos innecesarios.
En esta entrada, explicaré los aspectos básicos acerca de la renovación de registros marcarios en México, y llamaré la atención del lector a dos temas que exigen un cuidado especial cuando el dueño de la marca decide renovarla en nuestro país.
Aspectos fundamentales acerca de la renovación de marcas en México
El registro de marca en México es válido por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, independientemente de la fecha de emisión del registro, de la prioridad reclamada o de la fecha de primer uso. El registro puede ser renovado un número ilimitado de ocasiones por períodos de diez años.
La ley mexicana no permite que una solicitud de registro de marca contenga productos o servicios de más de una clase (conforme el Clasificador Internacional previsto en el Arreglo de Niza), por lo que es frecuente que una misma persona sea titular de varios registros de marca para marcas idénticas pero en clases distintas. Adicionalmente, las normas mexicanas son menos restrictivas que las de otros países (particularmente los Estados Unidos) acerca de los bienes o servicios que se pueden enlistar en una solicitud de marca, al permitir al solicitante incluir productos o actividades adicionales a aquellos donde existe una intención real de identificar con la marca, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.
En los casos en que el registro de marca abarca más artículos o actividades que aquellos en que el signo distintivo es efectivamente explotado, la legislación dispone que la marca debe haber sido usada en cuando menos uno de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada para ser susceptible de renovación.
Por ejemplo, si registro como marca ARTURO REYES para ‘servicios jurídicos, niñeras y renta de vestuario (Clase Internacional 45), ‘cosméticos y detergentes’ (Clase 03) y ‘concursos de belleza’ (Clase 41), tendría que presentar tres solicitudes de marca y eventualmente obtener tres registros. Si yo uso la marca para distinguir servicios jurídicos únicamente, dicha utilización sería suficiente para permitirme renovar la marca en la clase 45, en todos los servicios para los que la registré en esa clase, y además renovar la marca en las clases 03 y 41.
El período para renovar un registro de marca es de doce meses; comienza a los seis meses previos a la fecha de vencimiento del registro y concluye a los seis meses posteriores a dicha fecha. Por ejemplo, si la fecha de presentación de una marca fuera del 1 de agosto de 1998, el registro de marca vencería el 1 de agosto de 2008, y la solicitud de renovación de marca podría presentarse entre el 1 de febrero de 2008 y el 1 de febrero de 2009 (existe discusión acerca de si la fecha límite debería ser 2 de febrero de 2009). No hay prórrogas.
Temas controvertidos acerca del la renovación de marcas
(1) Requisito de uso
Aunque no es necesario presentar una representación de la marca como es usada, o una muestra del producto contraseñado con la marca, la legislación mexicana es explícita al exigir que el solicitante de la renovación de la marca manifieste bajo protesta (juramento en otros países) de decir verdad, por conducto de su apoderado, que la marca que se pretende renovar esta siendo usada y que su explotación en México no se ha interrumpido por tres años consecutivos o más.
Las marcas que no se han usado en México en al menos uno de los productos o servicios cubiertos por alguno de los registros de marca existentes para ese signo distintivo no deben ser renovadas.
Es importante aclarar que México no exige el uso continuo de la marca para que proceda la renovación del registro. Sólo una interrupción en la explotación de la marca de tres años consecutivos obstaculizaría jurídicamente su renovación. En este sentido, si el titular de la marca demoró más de tres años, contados a partir de la fecha de registro, en comenzar a usar el signo distintivo, dicha omisión será impedimento para renovar el registro, incluso si la marca hubiese sido usada posteriormente de forma continua.
En mi opinión, las normas mexicanas son muy inconsistentes: Por una lado, permiten la reovación de registros de marca que protegen productos o servicios que nunca han sido distinguidos por la marca (siempre y cuando exista uso en otra clase donde haya una registro para la misma marca), y por el otro, prohíbe la renovación del registro marcario como consecuencia de una brecha de falta de uso de trae años.
También resulta inconsistente que el uso de una marca en una clase sea sufriente para renovar la misma marca en todas las demás clases en las que se encuentre registrada, aunque no se haya usado en éstas, y que al mismo tiempo dicha utilización sea insuficiente para defender la subsistencia de un registro de marca en una clase diferente a aquella donde se ha venido usando, en el caso de una acción de caducidad de marca por falta de explotación de la marca por tres años consecutivos promovida por un tercero (hay que decir que esta situación sigue siendo materia de debate en México)*.
Realizar una declaración bajo protesta de decir verdad respecto de hechos que no son verdaderos puede ser causar de responsabilidad penal en México, e incluso podría involucrar tanto al apoderado que realizó la declaración como a su cliente. Por esa razón, es frecuente que los agentes y abogados de marcas mexicanos (incluyéndome) soliciten a sus clientes una declaración escrita relativa al uso de la marca, para reducir el riesgo de solicitar la renovación de marcas que no han sido utilizadas.
No obstante lo anterior, debo reconocer que, a la fecha, no tengo conocimiento de algún caso en que el ministerio público federal (juez de instrucción en México) hubiese iniciado una averiguación previa (investigación) relacionada con una posible declaración de uso falsa al vinculada a la renovación de una marca, lo cual no significa que el riesgo no exista, sobre todo si se tiene a un oponente hostil.
(2) Tarifa de renovación
Como expresé anteriormente, México no permite que las solicitudes de registro de marca incluyan productos o servicios de más de una clase. Sin embargo, dados el cambio de la antigua Clasificación Nacional a la Clasificación Internacional, y las modificaciones posteriores a ésta última, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) -Oficina mexicana de patentes y marcas- ha reclasificado unilateralmente los bienes y servicios amparados contenidos en el enlistado original, ocasionalmente dando lugar a registros de marca que abarcan más de una clase.
Por ejemplo, los registros de marca ubicados en la antigua clase 46 nacional, que abarcaban ‘alimentos y sus ingredientes’ fueron posteriormente clasificados en las clases 01, 05, 29, 30 y 31 internacionales. Otras reclasificaciones similares han tenido lugar con las modificaciones al Clasificador Internacional de Productos y Servicios o por cambios en los criterios aplicados por los examinadores del IMPI (por ejemplo, bajo la 7a. edición del Clasificador Internacional, las autoridades mexicanas ubicaban los servicios de compraventa al detalle y al mayoreo en la clase 42, en vez de la clase 35).
Ahora bien, la norma que establece la tarifa (tasa) que cobra el IMPI por los servicios y trámites relacionados con propiedad industrial, señala que el pago debe calcularse ‘por clase’. No obstante, la mayoría de los abogados y agentes de marca en México calculan el monto a pagar ‘por registro’.
La diferencia entre calcular el pago ‘por registro’ o ‘por clase’ es irrelevante en la mayoría de los casos, toda vez que a mayor parte de los registros de de marca protegen producto o servicios de una sola clase. Sin embargo, existe un número considerable de marcas registradas que abarcan expresamente productos o servicios de más de una clase
El criterio implícito actual del IMPI (no hay un documento escrito al respecto) es que la tarifa de renovación debe ser calculada ‘por registro’, a pesar de que la norma relativa al pago por la renovación de marcas registradas expresamente dispone que el monto debe calcularse ‘por clase’. Desde luego, si el titular de la marca calcula la tarifa ‘por clase’ y paga un monto mayor al que hubiese resultado si el calculo se hubiese efectuado ‘por registro’, el IMPI aceptará el pago y renovará la marca, pero no efectuará reembolso alguno.
La tarifa por renovar una marca registrada es relativamente alta, por lo que calcularla ‘por registro’ en vez de ‘por clase’ resulta muy atractivo ($2,904.00 Pesos Mexicanos por registro en vez de $2,904.00 Pesos Mexicanos por cada clase incluida en el registro).
Considerando que el IMPI nunca ha objetado el cálculo de la tarifa de renovación ‘por registro’ y que no se han publicado resoluciones en las que se anule la renovación de una marca, la mayoría de los abogados y agentes de marcas en México se sienten confiados con la práctica de pagar una tarifa más baja que la señalada expresamente en la norma, para el caso de registros con clases múltiples.
Sin embargo, la ausencia de precedentes publicados, o jurisprudencia, acerca de la validez de renovaciones donde no se pagó la tarifa en los términos previstos en la norma no implica que no existan riesgos.
El IMPI no tiene competencia para invalidar la renovación de una marca registrada, pero el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) sí la tiene.
Opciones para el pago de la tarifa de renovación en el caso de registros con múltiples clases
Si el monto de la tarifa de renovación calculada ‘por clase’ en vez de ‘por registro’ resulta demasiado elevado, mi sugerencia sería reducirla mediante la limitación de la cobertura del registro mediante la exclusión de una o más clases de las amparadas por el registro a renovar.
En tanto no haya jurisprudencia firme respecto al cálculo correcto de la tarifa de renovación de marca, los titulares de los registro marcarios que amparan más de una clase tienen la disyuntiva entre pagar una tarifa de renovación más alta (o mucho más alta) pero con la certeza de que la renovación no será invalidada por pago parcial, o entregar una cantidad menor y asumir el riesgo. Desde luego que, no podemos soslayar que las posibilidades reales de que un tercero demande la nulidad de la renovación del registro, por el momento, parecen bajas. Consecuentemente, en tanto se trate de una decisión informada y conciente de los riesgos, sigue siendo razonable preferir calcular la tarifa de renovación ‘por registro’.
* La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, el uso de la marca en una clase es suficiente para defender los registros existentes en otras clases, incluso si no se ha verificado uso en dichas clases. Tesis V-TASS-239, R.T.F.J.F.A., Quinta Época, Año VI, No. 62, Febrero de 2006, página 283.
