Una Revisión a la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas en México

 

La protección de las marcas notoriamente conocida en México fue establecida de forma expresa en la Ley de Patentes y Marcas de 1976. Antes de 1976, tenemos pruebas de la aplicación directa de diversas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industria, a fin de llenar los huecos de la legislación local, aunque ninguna de las ejecutorias publicadas hace referencia al tema de las marcas notoriamente conocidas.

 

El 16 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por virtud del cual se reformaron y agregaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en el campo de las marcas notoriamente conocidas.

 

Antes de la reforma, sólo había dos maneras para que una marca fuese reconocida como notoriamente conocida en México:

 

a) Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negaba una solicitud de marca, motivando la negativa en el hecho de que la marca solicitada era idéntica o semejante en grado de confusión a una marca estimada como notoriamente conocida, y que el otorgamiento del registro podría confundir a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios amparados por la marca solicitada.

 

No debe pederse de vista, sin embargo, que dada la falta de un procedimiento de oposición a las solicitudes de marca, en casos como el descrito, el titular de la marca notoriamente conocida tenia poca o ninguna injerencia en el reconocimiento de la marca como notoriamente conocida, y en ocasiones dicho propietario ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de tal circunstancia.

 

b) Cuando el IMPI anulaba un registro de marca, o resolvía la comisión de una infracción administrativa, como consecuencia de la lesión a una marca considerada como notoriamente conocida en México; normalmente, este tipo de asuntos se tramitaba a instancia del propietario de la marca notoriamente conocida.

 

Las resoluciones de nulidad e infracción del IMPI no constituyen precedentes obligatorio para la Autoridad (el IMPI puede cambiar de opinión en casos futuros), y no había una publicación o listado especial para difundir las marcas que el IMPI había reconocido como notoriamente conocidas.

 

No obstante lo anterior, la única manera como el titular de una marca podía proactivamente buscar la declaración de que su marca es notoriamente conocida era iniciado un procedimiento de nulidad o infracción administrativa ante el IMPI, y el titular de la marca notoriamente conocida tenía la carga de probar dicho carácter cada vez que iniciaba un procedimiento.

 

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial promulgadas en 2005, tuvieron por objeto mejorar y dar mayor certidumbre a la protección de las marcas notoriamente conocidas:

 

(1) Marcas famosas y marcas notoriamente conocidas

 

La ley ahora distingue entre marcas famosas y marcas notoriamente conocidas.

 

La principal diferencia es que la marca notoriamente conocida puede obstaculizar la aprobación de una solicitud para una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la notoriamente conocida, sin importar la clase, si la marca solicitada puede ocasionar confusión entre los consumidores acerca del origen del producto o servicio así distinguido, o bien constituye un aprovechamiento ilegítimo del prestigio de la marca notoriamente conocida, o bien puede poner el riesgo la reputación de la marca notoriamente conocida.

 

En el caso de la marca famosa, ésta obstaculiza las solicitudes de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión, sin importar la clase, e independientemente de que pueda haber riesgo de asociación entre la marca solicitada y la marca famosa o su titular, o un aprovechamiento ilícito del prestigio de la marca famosa, o un peligro de desprestigio para la marca famosa.

 

De alguna manera, podemos afirmar que la ley establece la presunción iuris et de iure de que los riegos antes mencionados siempre van a existir en el caso de la marca famosa.

 

 

Si el IMPI llegara a emitir, ilegalmente, el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida o famosa, el titular de dicha marca notoria o famosa puede solicitar administrativamente la nulidad del registro de marca indebidamente otorgado.

 

Sin embargo, y mostrando una lamentable falta de técnica legislativa (además de un conocimiento sumamente precario de la materia), el legislador olvidó reformar las disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal para adaptarlas a la introducción de la figura de la marca famosa, de tal suerte que únicamente la imitación de la marca notoriamente conocida está expresamente señalada como causa de infracción administrativa.

 

(2) El Reconocimiento ad-hoc de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

 

Como se expuso anteriormente, antes de la reforma de 2005, la única forma como el titular de una marca podía activamente obtener el reconocimiento de la misma como notoriamente conocida era solicitando la declaración administrativa de nulidad o infracción, e invocando como causal específica de nulidad o infracción, la imitación de una marca notoriamente conocida.

 

Con la reforma, además del reconocimiento acerca del carácter notorio o famoso que puede llevar a cabo el Instituto al resolver un procedimiento de declaración administrativa, la ley dispone de un procedimiento y publicación ad-hoc para calificar a una marca de notoriamente conocida o famosa en México.

 

Los efectos del reconocimiento ad-hoc de notoriedad o fama de una marca se mantienen por cinco años, y se pueden renovar (la norma dice “actualizar”), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

 

La ley establece una lista bastante detallada, y no limitativa, de las pruebas que debe aportar el interesado en que su marca sea declarada notoriamente conocida o famoso mediante el procedimiento ad-hoc.

 

Si un tercero estima que el reconocimiento de la notoriedad o fama de una marca fue ilegal, puede impugnar dicho reconocimiento ante el propio Instituto, aunque el legislador olvidó establecer un plazo para dicha acción; tampoco está claro si la solicitud de declaración de nulidad procede únicamente contra la declaratoria de notoriedad o fama, o si también contra las “actualizaciones”.

 

Tres años después

 

Han transcurrido más de tres años desde la reforma a la ley, y a la fecha no se ha emitido ninguna declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa usando el procedimiento ad-hoc.

 

Incluso, durante una exposición en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en marzo en 2008, las Autoridades admitieron que han recibido menos de cinco solicitudes de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa desde la reforma a la ley de 2005.

 

Debe aclararse, sin embargo, que el IMPI dio a conocer la Tarifa por los conceptos relacionados con el procedimiento ad-hoc de declaratoria de marca notoriamente conocida y marca famosa apenas el 13 de septiembre de 2007, y que el trámite de todas las solicitudes en estos campos presentadas entre el 17 de junio de 2005 y el 13 de septiembre de 2007 fueron mantenidas en suspenso.

 

En todo caso, no debe suponerse que durante los tres últimos años, las marcas notoriamente conocidas y famosas han carecido de protección o reconocimiento en México; lo que sucede es que dicho reconocimiento se ha dado en el marco de procedimientos litigiosos de nulidad o infracción, no como resultado del procedimiento ad-hoc.

 

Aparentemente, las razones principales del fracaso del procedimiento ad-hoc de declaratoria de marcas notoriamente conocidas y famosas son las siguientes:

 

a. Carga de la prueba

 

Aunque algunos distinguidos colegas insisten que si una marca es verdaderamente notoriamente conocida, no necesitaría de pruebas, o bien que la carga de la prueba deberá ser mínima, lo cierto es que la práctica mexicana exige una considerable cantidad de pruebas para que una marca sea declarada notoriamente conocida, no se diga famosa.

 

En el caso de la declaratoria ad-hoc, el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial establece una lista extremadamente larga, no limitativa, de datos y pruebas requeridas para demostrar que una marca es notoriamente conocida o famosa:

 

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

 

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

 

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

 

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

 

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

 

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

 

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

 

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

 

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

 

Por el momento, el IMPI ha determinado que el solicitante debe presentar todos y cada uno de los datos y documentos antes mencionados, para que el IMPI pueda analizar el fondo de la solicitud.

 

Como resultado de lo anterior, la mayoría de los titulares de marcas con el potencial de ser declaradas notoriamente conocidas han decidido que es imposible o impráctico reunir la totalidad de la información antes señalada, lo que ha traído como consecuencia que el número de solicitudes para la declaración ad-hoc de notoriedad o fama de una marca resulte extremadamente bajo.

 

b. Beneficios limitados

 

También existe incertidumbre acerca de las ventajas reales que brinda la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida.

 

Una consecuencia que parece clara hasta ahora, es que la declaración ad-hoc de notoriedad de marca constituirá un impedimento para que terceros obtenga el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión en ciertas clases de productos o servicios señalados en la declaratorio, mientras que la declaratoria ad-hoc sobre marca famosa bloquearía solicitudes de marca en cualquier clase de productos o servicios.

 

El uso de una marca notoriamente conocida sin autorización es, en si misma, causal de infracción administrativa. Sin embargo, el uso sin autorización de una marca famosa, en sí misma, no es causa de infracción administrativa. Desde luego, el titular de la marca famosa podrá invocar las disposiciones que sancionan los actos de competencia desleal de forma general, pero el esfuerzo e inversión de recursos que implica el lograr que una marca sea declarada famosa parece demasiado grande y costosa como para que las normas que sancionaría su imitación se limiten a la de competencia desleal.

 

Tampoco esta claro si, en caso de una infracción por uso indebido de marca declaradas notoriamente conocida, si la declaratoria obtenida sería suficiente para probar que la marca es notoriamente conocida, o si esta circunstancia deberá ser demostrada nuevamente en el procedimiento contencioso.

 

c. Costo

 

La reunión y preparación de las pruebas requeridas para solicitar la declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida o famosa implica gastos considerables.

 

Adicionalmente, aunque la Tarifa o tasa que cobra el IMPI por una declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida es relativamente baja ($2,903.00 M.N. por el estudio de la solicitud más $1,120.00 M.N. por cada clase donde se reconoce la notoriedad de la marca), el cargo oficial por la declaratoria ad-hoc de marca famosa es muy alto ($2,903.00 M.N. por el estudio de la solicitud más $50,237.00 M.N. por la emisión de la declaratoria, más $56,179.00 M.N. por la “actualización”).

 

 

Considerando la falta de resultados, y confianza, que se percibe hacia los procedimientos de declaratoria ad-hoc de marca notoriamente conocida y famosa, los procesos contenciosos continúan siendo la única opción real para obtener el reconocimiento por parte de la Autoridades mexicanas de una marca como notoriamente conocida o famosa en nuestro país.

 

Lo que los mexicanos debemos saber acerca del registro de marcas en los Estados Unidos

 

El fenómeno económico, comercial, político y social identificado como “globalización”, aunado a la llamada “revolución de la información”, ha impactado poderosamente la forma como las empresas perciben a la propiedad intelectual, y las medidas que deben tomarse para proteger los bienes incorpóreos.

 

México es probablemente el estado que más acuerdos de libre comercio tiene celebrados con otras naciones, aunque no por ello se ha diversificado en igual medida el intercambio comercial. Actualmente, el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos.

 

De lo anterior, se puede entender la enorme trascendencia que debería tiene para el sector exportador nacional la protección de sus marcas en los países donde se ubican sus mercados, y particularmente el norteamericano.

 

El sistema jurídico de los Estados Unidos es diferente al mexicano, y una de las áreas donde percibo esta diferencia con mayor claridad es precisamente en marcas.

 

Las normas que los norteamericanos se han dado para reconocer los derechos de exclusividad sobre los signos distintivos son muy diferentes de las mexicanas, particularmente las emanadas del common law, lo que provoca que en muchas ocasiones resulten frustrantes para los empresarios y los mismos abogados de nuestro país, quienes me han llegado a expresar que les parecen ilógicas.

 

Lo cierto es que la normatividad estadounidenses no son mejores ni peores que las mexicanas, sólo diferentes, y es necesario tener una idea acerca de ellas para evitar problemas o sorpresas desagradables.

 

El propósito de este artículo es exponer algunas de las diferencias del sistema norteamericano con relación al mexicano. Las ideas aquí expresadas no deben considerarse como una opinión legal acerca de la registrabilidad o derechos concretos sobre una marca específica en los Estados Unidos, lo cual exige la intervención de un abogado de ese país.

 

1. Cuándo nace la propiedad sobre las marcas

 

En principio, los norteamericanos reconocen como propietario de la marca al que la comenzó a usar primero en el territorio de los Estados Unidos, no al que la registra antes, como sucede en México.

 

La propiedad sobre las marcas nace cuando se comienza a usar en los Estados Unidos, no como consecuencia de su registro ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO). El registro de las marcas ante el USPTO otorga a los interesados algunas ventajas y beneficios, pero definitivamente no se trata de un registro constitutivo de derechos, a diferencia de lo que sucede en México.

 

De hecho, en caso de controversia entre el usuario de una marca no registrada y el usuario de una marca registrada en los EE.UU., el que comenzó a usar la marca primero tiene mejores posibilidades de triunfar e incluso de obtener una sentencia de pago de daños y perjuicios en contra del que sí registro la marca pero la comenzó a usar en los Estados Unidos con posterioridad.

 

2. Cómo solicitar el registro de las marcas en los EE.UU.

 

Es posible solicitar el registro de una marca al USPTO antes de comenzar a usarla en ese país, pero la forma como se deben describir los productos amparados por la marca es muy distinta a como acostumbramos hacerlo en México.

 

Las normas mexicanas exigen que cada solicitud de marca especifique productos o servicios de una sola clase, mientras que en los Estados Unidos es permisible que una misma solicitud contenga productos o servicios pertenecientes a más de una clase.

 

En México es lícito identificar los productos o servicios amparados por la marca por sus géneros (por ejemplo, “productos lácteos”, “medicamentos” o “transporte”), e incluso es común la utilización de los encabezados del clasificador internacional como indicadores de los bienes a proteger por la marca. También se ha llegado a aceptar la validez reivindicación del uso previo de la marca cuando ésta se ha utilizado en, al menos, uno de los artículos o actividades manifestados en la solicitud, aunque se incluyan también otros productos o servicios de la misma clase, en los que el solicitante no ha aplicado el signo distintivo aún.

 

Sin embargo, los norteamericanos son muy estrictos con la descripción de los productos o servicios a los que se va a aplicar una marca. Si el solicitante afirma que la marca ya se encuentra en uso, debe limitar la cobertura de su solicitud a los productos o servicios en los cuales la marca se ha estado efectivamente explotando dentro del territorio de los Estados Unidos.

 

Por otro lado, si la marca no se ha comenzado a utilizar, el solicitante debe presentar la solicitud con “intención de uso” y limitar la cobertura a aquellos artículos o servicios para los cuales existe la voluntad real y de buena fe de distinguirlos con la marca propuesta a registro.

 

A diferencia de lo que sucede en México, donde el interesado tiene hasta tres años para comenzar a usar la marca con posterioridad a la emisión del registro (suponiendo que hubiese manifestado en la solicitud que no la ha usado), la concesión del registro de marca por parte del USPTO, por regla general, está condicionada a demostrar que la marca se encuentra en uso en todos y cada uno de los artículos o servicios descritos en la solicitud, dentro del territorio norteamericano. Si el USPTO llega a emitir el registro marcario y resulta que incluye bienes o actividades en los cuales no se ha comenzado a explotar la marca, el registro podrá ser considerado “fraudulento”, y por lo tanto invalidado.

 

Asimismo, es necesario comprobar el uso de la marca en los EE.UU. en todos y cada uno de los productos o servicios amparados por el registro al cumplirse el quinto año de registro en ese país. Si el titular de la marca interrumpió el uso en alguno de los bienes o servicios descritos en el registro, puede ser necesario excluir los mismos del ámbito de protección de la marca registrada.

 

3. Búsquedas

 

Es recomendable, aunque no obligatorio, llevar a cabo una búsqueda “completa” de marcas en EE.UU. antes de iniciar los trámites para su registro o uso.

 

Las búsquedas de marcas en los Estados Unidos son diferentes a las que se realizan en México. Llevar a cabo una búsqueda de registros o solicitudes con la USPTO, como sucede en nuestro país, sería insuficiente para concluir si el signo distintivo esta disponible o no.

 

Como mencionamos anteriormente, en la Unión Americana hay derechos de common law que reconocen exclusividad al usuario de marcas no registradas pero sí usadas en los EE.UU., por lo que es necesario extender la búsqueda a fuentes de common law (registros estatales independientes del federal, nombres comerciales, registros de sociedades, Internet, etc.), lo que exige invertir más tiempo y recursos.

 

4. Las oposiciones

 

En Estados Unidos las solicitudes de marca se publican para efectos de que los terceros que consideren que la marca puede lesionar sus derechos se opongan a la concesión del registro.

 

Sin embargo, la falta de oposición no implica a una renuncia de los titulares de derechos de common law a demandar la infracción a su marca, en caso de que el solicitante del registro inicie el uso del signo distintivo en ese país.

 

5. Las solicitudes de marca basadas en registros marcarios mexicanos

 

La ley norteamericana permite que el solicitante del registro en los Estados Unidos base su solicitud en la existencia previa de un registro de marca en otro país.

 

Así, y como excepción a la regla general, si el interesado tiene la marca ya registrada en México, puede obtener el registro de marca en la Unión Americana, incluso si no ha comenzado a utilizarla en ese país.

 

Sin embargo, los efectos legales de un registro de marca obtenido con base exclusivamente en la existencia de una marca previamente registrada en México son limitados, toda vez que no se reconocerá la propiedad sobre la marca en los Estados Unidos en tanto el titular del registro marcario no haya comenzado a utilizar el signo distintivo dentro del territorio norteamericano.

 

6. Las comprobaciones de uso

 

A diferencia de lo que sucede en México, en donde ya no es necesario presentar comprobaciones de uso de marca cada tres años para mantener un registro marcario en vigor (ver nuestra entrada ¿Sigue siendo necesario presentar, cada tres años, pruebas de uso de marca en México para mantener el registro vigente? publicado en agosto de 2008), en los Estados Unidos es necesario presentar entre el quinto y sexto aniversario del otorgamiento del registro en la Unión Americana, una declaración en donde se manifieste que la marca se esta usando en el territorio de los Estados Unidos precisamente en los productos o servicios para los que la marca fue registrada, o bien que existen causas que justifiquen la falta de explotación del signo distintivo.

 

La falta de presentación de la declaración de uso tendrá como consecuencia la cancelación del registro de marca en los EE.UU., aunque no necesariamente dicha cancelación implicaría la extinción absoluta de los derechos de marca, dada la existencia de los derechos de common law.