Nombres de revistas, diarios y publicaciones periódicas en México: La marca no es suficiente

 

En la mayoría de los países de tradición romanista, para que el editor de un diario, revista o publicación periódica similar, obtenga el derecho al uso exclusivo del nombre o título de la publicación, basta con registrar como marca dicho nombre. En México, la situación es diferente.

 

La legislación mexicana establece dos sistemas paralelos para obtener el derecho al uso exclusivo sobre el título o nombre de una publicación periódica. Por un lado, tenemos el sistema de marcas. La entidad a cargo del registro de las marcas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

 

El otro sistema es el de reservas de derechos. La reserva de derechos es un registro especial para los nombres de los diarios, revistas y publicaciones periódicas en general, previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor y a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

 

Desde un punto de vista estrictamente práctico, la reserva de derechos y el registro de marcas generan un derecho real virtualmente idéntico sobre el bien intangible inscrito. En consecuencia, los conflictos entre marcas registradas y reserva de derechos no son raros.

 

Desde una perspectiva teleológica, no se justifica la existencia de los dos sistemas. La opinión mayoritaria de los especialistas en nuestra materia, es que las disposiciones relativas a reservas de derechos sobre títulos de revistas y demás publicaciones periódicas debería ser derogada, pero este tema no parece estar en la agenda del legislador por el momento. 

 

Las reservas de derechos ofrecen ventajas y desventajas al compararlas con las marcas registradas.

 

Ventajas de la reserva de derechos

 

(1) Es posible solicitar la nulidad de una marca registrada, idéntica o semejante, en grado de confusión, a una reserva de derechos otorgada con anterioridad, mientras que no es posible anular una reserva de derechos con base en la existencia previa de un registro para una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

 

(2) Una reserva de derechos puede ser anulada si se alega el uso anterior de un nombre de publicación periódica idéntico o semejante en grado de confusión, siempre y cuando dicho uso haya tenido lugar en México. Por su parte, el registro de una marca puede ser invalidado con base en el uso anterior y continuo de una marca idéntica o semejante en grado de confusión en México o en el extranjero, bajo la condición de la que acción no hubiera prescrito.

 

(3) Todos los documentos inscritos con el IMPI relativos a registros de marca y solicitudes en trámite son de acceso público. Por su parte, los expediente oficiales relacionados con reservas de derechos son confidenciales; sería necesaria una orden judicial o el consentimiento del titular de la reserva de derechos para que un tercero tenga acceso a dichos expedientes.

 

(4) En el caso de una acción administrativa de infracción a una reserva de derechos, si la resolución es favorable al titular de la reserva, la multa mínima al infractor establecida en la legislación es considerablemente mayor a la que multa mínima prevista para el infractor de marcas.

 

(5) La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) tiene a su cargo el ejercicio de la censura. Dentro de su ámbito de competencia, dicha Secretaría emite dos certificados especiales relacionados con las revistas: el certificado de licitud de título y el certificado de licitud de contenido. Dichos certificados no generan derechos intelectuales ni confieren exclusividad. Su propósito es hacer constar que el título y contenido general de la revista no son contrarios al orden público.

 

Supuestamente todas las revistas que se comercializan en México deben contar con los certificados de licitud de título y de licitud de contenido que emite la Secretaría de Gobernación, y sólo el titular de la reserva de derechos esta legitimado para solicitarlos, de acuerdo al Reglamento respectivo.

 

(6) El Servicio Postal Mexicano (ahora Correos de México) ofrece una tarifa preferencial para las publicaciones periódicas, siempre que cuenten con la reserva de derechos y los certificados expedidos por Secretaría de Gobernación.

 

Desventajas de las reservas de derechos

 

(1) La mayor desventaja, en mi opinión, de la reserva de derechos, en comparación con la marca, es que debe renovarse de forma anual, incrementando de manera significativa los gastos de mantenimiento en el mediano y largo plazos.

 

(2) Para renovar un registro de marca, basta manifestar bajo protesta de decir verdad o juramento que la marca se esta usando y que su uso en México no se ha interrumpido por tres años consecutivos o más. Para renovar una reserva de derechos, es necesario presentar un ejemplar de la publicación identificada con el nombre reservado, publicado dentro de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de renovación.

 

(3) El titular de una marca cuenta con un plazo total de doce meses para solicitar la renovación del registro, mientras que el período dentro del cual es posible solicitar la renovación de la reserva de derechos es de sólo dos meses.

 

(4) Es posible solicitar al INDAUTOR una búsqueda de reservas, pero demora tres semanas aproximadamente en proporcionar el resultado. No hay disponible una base de datos en-línea para realizar búsquedas fonéticas.

 

(5) Si se presenta una solicitud para una reserva de derechos, y el examinador del INDAUTOR determina que existe una reserva de derechos para un nombre idéntico o semejante en grado de confusión al propuesto en la solicitud, en vez de emitir un oficio o acción oficial y dar oportunidad al solicitante de alegar a favor de la registrabildad del título o nombre, INDAUTOR lo niega en definitiva. La resolución del INDAUTOR es impugnable en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

 

En un escenario ideal, el editor de una revista, diario o publicación periódica, debería contar un registro de marca en la Clase Internacional 16 y con una reserva de derechos para proteger el nombre de la publicación.

 

Si las restricciones presupuestarias obligaran al editor a elegir, por regla general, considero que los derechos de exclusividad que brinda la reserva de derechos son más robustos que los otorgados por la marca, aunque sería de esperarse que los editores e inclusos sus asesores en propiedad intelectual prefieran a la marca, dada la mayor familiaridad con ésta última figura.

Las Búsquedas de Marcas en México

 

En México, la preferencia a obtener el registro de las marcas (y en consecuencia la propiedad sobre ellas) la establece la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. Por lo tanto, es factible llevar a cabo búsquedas de marca en la base de datos de la oficina mexicana de marcas, mejor conocida como Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para determinar si un signo distintivo concreto esta disponible para ser registrado y usado en nuestro país.

 

El IMPI cuenta con dos bases de datos públicas que pueden ser usadas para efectuar búsquedas de marca: la Gaceta de la Propiedad Industrial (medio informativo oficial del IMPI, publicado mensualmente) y la base de datos de búsquedas fonéticas, también disponible “en línea”.

 

Las entidades extranjeras que ofrecen servicios de búsqueda de marcas normalmente obtienen la información de la Gaceta de la Propiedad Industrial, mientras que los despachos de abogados con frecuencia usan la base de datos de búsquedas fonéticas, sin perjuicio de que algunos de ellos confronten la información recogida con la publicada en la Gaceta. A diferencia de la base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas o la Oficina de Armonización del Mercado Interior, la base de datos fonética del IMPI no es de acceso gratuito**; es necesario contar con una cuenta prepagada con el propio IMPI para revisarla “en línea” o bien solicitar la búsqueda en la ventanilla del IMPI, previo pago del monto previsto en la Tarifa del IMPI. (**Ver actualización importante el final de esta entrada)

 

Con frecuencia, el reporte de la búsqueda efectuada con base en la información publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial proporciona la información básica acerca del registro marcario: la marca materia del registro, el diseño (si se hubiese reivindicado), el nombre, domicilio y nacionalidad del titular, la fecha y número de solicitud, la fecha y número de registro y la fecha de publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

 

La búsqueda fonética en la base de datos del IMPI proporciona toda la información antes referida (algunos agentes omiten la fecha de publicación en la Gaceta), y además la ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca (según la información asentada en la solicitud de marca), la fecha de la siguiente renovación y la fecha de inicio de uso de la marca en México, si es que el solicitante la reclamó.

 

Adicionalmente, dada la ausencia de un procedimiento de oposición en México, las solicitudes de marca no se publican. La Gaceta de la Propiedad Industrial únicamente contiene información de las marcas registradas, mientras que la base de datos fonética del IMPI incluye los datos de las solicitudes de registro de marca, las cuales pueden obstaculizar una solicitud posterior.

 

Los reportes de las empresas extranjeras que ofrecen servicios de búsqueda con frecuencia expresan que no hay término para presentar oposición. Estrictamente hablando, se trata de una aseveración correcta, toda vez que la legislación mexicana no prevé el procedimiento de oposición. Sin embargo, manifestar que no hay término para oponerse a un registro de marca puede ser una afirmación engañosa. Los registro de marca mexicanos pueden ser objeto de acciones de nulidad, caducidad y cancelación, y los plazos de prescripción para solicitar una nulidad varían de acuerdo a la causa que se pretenda invocar.

 

No obstante lo anterior, las búsquedas ofrecidas por empresas extranjeras ofrecen algunas ventajas cuando se trata de búsquedas de marcas figurativas. La base de datos fonética del IMPI no permite realizar búsquedas en línea de figuras o diseños, lo que exige la presentación de una solicitud de búsqueda en ventanilla, cuyos resultados demoran entre tres y seis semanas. Las empresas de búsqueda de marcas pueden proporcionar resultados en un plazo más breve, aunque dependiendo de la base de datos usada, el reporte puede omitir algunos datos importantes del registro.

 

Aunque los resultados de las búsquedas efectuado en la base de datos fonética del IMPI tienden a ser precisos, no deben considerarse como 100% confiables. En raras ocasiones, la base de datos omite mostrar marcas muy semejantes a la buscada, además de que el IMPI demora unos diez días en actualizar la base de datos con las nuevas solicitudes.

 

Finalmente, aunque en México únicamente se reconoce como titular de la marca al que ostenta el registro correspondiente, el usuario anterior de un signo distintivo idéntico o semejante en grado de confusión al registrado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios, tiene acción para invalidar el registro con base exclusivamente en el uso anterior de la marca, ya sea que se haya efectuado en México o en el extranjero. Una búsqueda de marcas típica no mostraría la existencia de un posible conflicto como el antes descrito.

 

** A partir del 1 de junio de 2009, el IMPI ha puesto el motor de búsqueda para llevar a cabo búsquedas fonéticas de marcas disponible para el público en general y sin costo alguno.