Los derechos de propiedad industrial y el marcado de productos y servicios

 

El marcar los productos o actividades vinculados con derechos de propiedad industrial (tales como patentes o marcas registradas) para informar a los terceros acerca de la existencia de dichos bienes intangibles, constituye una carga para los titulares de esos derechos, de cuyo cumplimiento u omisión se desprenden ciertos beneficios o desventajas, según corresponda. Es importante señalar que no se trata de una obligación, ya que no hay sujeto acreedor específico con derecho a exigir una conducta concreta por parte del titular del derecho de propiedad industrial, y el abstenerse de informar acerca de los derechos de propiedad industrial no es ilegal, ni infringe ninguna norma.

 

La carga de indicar la existencia de un derecho de propiedad vinculado a una determinada marca, o a una determinada tecnología, tiene por objeto que el público en general conozca acerca de la existencia de dicho derecho, y de esa manera prevenir o desalentar las infracciones a la propiedad industrial. Si, a pesar de la presencia de información acerca de los derechos de propiedad industrial, algún tercero infringe la marca registrada o la patente, las acciones que podrá tomar el titular afectado serán más contundentes.

 

Es necesario observar ciertas reglas acerca del marcado de productos o servicios:

 

1. El uso del símbolo ®, la abreviatura M.R. y las leyendas “Marca Registrada”, “Patente en trámite” o “patentado”  sólo pueden emplearse cuando la marca se encuentre registrada en México o la patente sobre la invención solicitada u otorgada en México.

 

El uso de cualquiera de los indicativos antes señalados sin que la marca se encuentre ya registrada en nuestro país constituye una infracción y es sancionable por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multas, o incluso con la clausura del establecimiento infractor.

 

Existen casos de productos importado a México que ostentan el símbolo ® por provenir de países donde la marca esta ya inscrita, pero en México no. En esos casos, el uso de la ® será también ilícito en México.

 

La misma regla se aplica a los productos patentados. La indicación de la existencia de una patente o que la patente esta pendiente sólo es admisible en los casos en que hay una solicitud de patente en México o una patente concedida. La legislación no limita el marcado de un producto con “patente pendiente” a los que utilizan invenciones objeto de solicitudes publicadas, por lo que basta con la solicitud correspondiente se encuentre depositada en México.

 

2. El uso de abreviaturas tales como TM (para marcas de productos) y SM (para marcas de servicios) es irrelevante en México, y no tienen consecuencia jurídica alguna en nuestro país.

 

Los símbolos TM y SM son propios de los Estados Unidos y e indican la existencia de un derecho tutelado por el common law en ese país. En todo caso, los derechos de common law no son reconocidos ni protegidos en México, y el uso de la TM de ninguna manera puede sustituir al símbolo ®, la “M.R.” o la leyenda “Marca Registrada”.

 

3. Beneficios de usar las indicaciones sobre derechos de propiedad industrial

 

El uso de las indicaciones acerca de la existencia de un derecho de propiedad industrial vinculado a un producto o servicio (símbolo ® o expresión “patentado”, por ejemplo) otorga al que los usa (si cuenta con el derecho a hacerlo) los siguientes beneficios, conforme el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial:

 

a) Solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial medidas provisionales en contra de infractores.

 

b) Demandar el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que la infracción causó al titular de los derechos de propiedad industrial violados.

 

c) Presentar querellas ante el Ministerio Público federal por falsificación de los productos que ostentan la marca registrada.

 

4. Formas alternativas de informar sobre los derechos de propiedad industrial

 

Existen formas de subsanar la omisión de usar los símbolos o expresiones que la ley prevé para informar a terceros acerca de la existencia de los derechos de propiedad industrial relacionados con algún producto o servicio.

 

En efecto, además del uso del símbolo ®, la leyenda Marca Registrada, la abreviatura “M.R.” o las expresiones “patentado” y “patente en trámite”, el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial permite que se anuncie la existencia de los derechos industriales por “algún otro medio”, sin hacer mayores distinciones. En esos casos, los beneficios que recibe el titular de los derechos de propiedad industrial son los mismos que si hubiera marcado el producto o servicio con alguno de los símbolos o términos antes citados.

 

En la práctica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha aceptado que el titular de los derechos de propiedad industrial informe acerca de su existencia a través de inserciones pagadas en diarios de circulación nacional.

 

5. Algunas cuestiones pendientes de resolver

 

Existen algunos temas que aún están pendientes de resolverse por los tribunales acerca del marcado de productos.

 

Uno de ellos es el caso en que la advertencia acerca del derecho de propiedad industrial se hace en un idioma distinto al español (usando expresiones tales como Registered o Patented). La pregunta obvia sería si el uso de dichas expresiones en otras lenguas brindan al titular de los derechos involucrados los beneficios previstos en el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley no hace ninguna distinción, y no debemos olvidar que en México se hablan otros idiomas además del castellano.

 

Otro punto dudoso es el relativo al posible efecto retroactivo del uso de las indicaciones relativas a derechos de propiedad industrial o de la publicación informando acerca de tales derechos; es decir, si el derecho a demandar el pago de daños y perjuicios también comprendería el período en el que, existiendo el derecho de marca o de patente, el titular no había aún comenzado a usar el símbolo ® o la indicación de patentado o no había informado todavía acerca de esos derechos por “algún otro medio”.

 

6. Otros signos. Para aquellos menos familiarizados con el derecho intelectual, el símbolo ©, y las expresiones copyright y “derechos reservados” no se vinculan con derechos de marca o de patente, sino con derecho de autor; en todo caso, su utilización tiene otros fundamentos y consecuencias legales, mismas que serán analizadas en otra oportunidad.

 

Daños y perjuicios relacionados con infracciones a derechos de propiedad industrial

 

El artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el titular de un derecho de propiedad industrial (como sería una marca registrada o un patente, por ejemplo) infringido por un tercero tiene derecho a demandar una indemnización, cuyo monto no será inferior al equivalente al 40% del precio de venta de cada producto infractor vendido por el demandado. La idea detrás de esta disposición es no sólo compensar al titular de la marca por la afectación sufrida en sus derechos, sino también sancionar duramente al responsable del ilícito.

 

El artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el derecho a demandar la indemnización es independiente de las sanciones administrativas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pudiera imponer al responsable de la infracción de los derechos de marca o patente respectivos.

 

Durante algunos años, los artículos 221 y 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial se interpretaron en el sentido que no era necesario acudir al IMPI antes de poder demandar el pago de daños y perjuicios*, y que además era válido exigir el pago de la indemnización equivalente al 40% del precio de venta de cada producto infractor sin tener que demostrar la causación de un daño o perjuicio reales o la relación causal entre el ilícito y el daño o perjuicio reclamados, de forma análoga a la indemnización que se origina por la falta de pago de un cheque por causas imputables al librador que prevé el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunque las sentencias emitidas se referían a demandas vinculadas con violaciones a derechos de marca, el mismo criterio era aplicable por igualdad de razón a las patentes.

 

En el año 2003, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito interpretó el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial en un sentido opuesto al que venia prevaleciendo, al sostener que era necesario que el IMPI declarara administrativamente la infracción como requisito de procedibilidad para demandar el pago de daños y perjuicios**. Lo anterior motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Primera Sala, para dirimir la contradicción de tesis

 

El resultado fue la jurisprudencia firme número 13/2004***. Es necesario destacar que la sentencia emitida por la Sala contiene diversas imprecisiones técnicas relacionadas con la materia de la propiedad industrial, de lo que se desprende que los Señores Ministros que participaron en este asunto lamentablemente carecían de pericia en derecho de la propiedad intelectual.

 

Independientemente de lo anterior, lo más relevante de la resolución de la Corte fue el radical cambio de criterio respecto a las acciones civiles para demandar el pago de indemnizaciones por la lesión a derechos de propiedad industrial.

 

En resumen, la Corte concluyó que es necesario que el IMPI haya emitido una declaración administrativa de infracción firme para la procedencia de la demanda de pago de daños y perjuicios. Adicionalmente, la Corte determinó que el hecho de que la Ley estableciera una precuantificación de los daños y perjuicios mínimos que tenía derecho a reclamar el demandante, ésta circunstancia no lo liberaba de la prueba debía demostrar que el ilícito le causó un daño y/o perjuicio real, así como el nexo causa-efecto entre la infracción cometida y el daño y/o perjuicio sufridos.

 

En mi opinión, el razonamiento e interpretación de la Corte no sólo fueron incorrectos y mal sustentados sino que, además, resulta contraria a la defensa de los intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad industrial en nuestro país. Contrario a lo que algún columnista afirmó, la sentencia de la Corte no fortaleció al IMPI, ya que no lo dotó de mejores instrumentos para realizar con más eficacia su labor, y en cambio debilitó el sistema de propiedad industrial en México en general.

 

* Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XVI, Agosto de 2002, pág. 1323; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XIII, Marzo de 2001, pág 1797.

 

** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XVII, Marzo de 2003, pág. 1680.

 

*** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Tomo: XIX, Mayo de 2004, Pág. 365.

 

Algunos principios del Derecho de Autor en México

 

1. Las obras son protegidas desde su creación

 

Las obras se protegen desde el momento en que son creadas mediante su incorporación a un soporte material y son susceptibles de reproducirse, independientemente de su mérito o destino. La obra se protege en lo que tenga de original.

 

2. Las obras se protegen sin necesidad de registro

 

El registro de la obra no es necesario para que ésta sea protegida por el derecho de autor. Los derechos de autor nacen sin que sea necesario que la obra se registe o se cumpla con alguna formalidad. El registro de una obra ante el Registro Público del Derecho de Autor, por sí misma, no convierte al que la registra en autor ni lo hace titular de los derechos de autor.

 

El registro de la obra origina un documento que prueba plenamente la existencia de la obra registrada en un momento dado, y el reclamo que, quien la registró, hace del derecho de autor sobre la obra, pero de ninguna forma se trata de un registro constitutivo de derechos.

 

Lo anterior no implica que el registro de obras no sea útil. Al contrario, es una forma eficaz de preconstituir prueba de la existencia de la obra, lo cual puede ser fundamental en caso de que surja una controversia. Adicionalmente, y dado el carácter excesivamente formalista de la sociedad mexicana, la obra inscrita goza de valor agregado. Con frecuencia, tanto particulares como autoridades (incluso las “especializadas”) reconocen la existencia de los derechos de autor sólo cuando la obra se encuentra inscrita.

 

El registro de obras en el Instituto Nacional del Derecho de Autor es relativamente sencillo, y si se hace correctamente, el certificado de registro es emitido en aproximadamente cuatro semanas.

 

3. Existen dos categorías de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales

 

El derecho de autor otorga dos categorías de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Únicamente los derechos patrimoniales son susceptibles de transferirse contractualmente, y siempre y cuando se cumplan con ciertas formalidades.

 

4. La adquisición del original de la obra no implica la transmisión del derecho de autor

 

El adquirir el original de la obra no implica la obtención de los derechos de autor. La transmisión de los derechos patrimoniales de autor exige la celebración de un contrato específico por escrito y a título oneroso.

 

5. La existencia de la obra presupone la existencia de un autor

 

En derecho mexicano, la existencia de la obra supone como condición esencial la existencia de una persona física identificada como autor. Siendo estrictos, cualquier persona física o moral que alegue ser titular de los derechos patrimoniales de autor tendría que demostrar la transmisión de derechos desde el autor hasta su titular. Ésta exigencia puede resultar en complicaciones para cierto tipo de obras, como el software, donde en ocasiones es difícil precisar la identidad de los autores que intervinieron en su desarrollo.

 

6. Las ideas en sí mismas no son objeto de protección por el derecho de autor

 

Es necesario materializar la idea en una obra, y aún así, lo que se protege es la obra no la idea. Una misma idea puede dar lugar a más de una obra, y cada una de éstas goza de una protección autónoma.

 

7. Los derechos de marca, las patentes y los derechos de autor no son lo mismo

 

Existen semejanzas entre los derechos de autor, las patentes y las marcas, pero no deben confundirse. Cada figura tiene un régimen jurídico diferente que otorga a sus titulares ventajas y desventajas respecto de las otras figuras.

 

Contrario a lo que opinan algunos ilustres colegas, pienso que la elección de que se hace sobre la figura jurídica para reivindicar derechos intelectuales sobre alguna creación humana puede excluir las otras, de tal suerte que si se escoge la protección que brinda el diseño industrial para proteger la forma de un objeto, automáticamente queda excluida la posibilidad de invocar la protección que brinda el derecho de autor.

 

Para mayor información pueden contactar a Arturo D. Reyes areyes@reyesfenig.com